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特許実務com Patented!!

社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

米国特許の代理人をどう選ぶ?

特許実務 特許実務-アメリカ特許実務 法解釈 法解釈-アメリカ特許法 特許実務-出願権利化手続 コラム

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photo by thinkpanama

アメリカに特許を出願するとき、または侵害の訴訟を提起するとき、一般的に代理人に特許実務家を選任します。特許実務家は、2種類の資格があって、登録された特許弁護士(patent attorney)または登録されたパテントエージェント(patent agent)がいます。

(1)特許弁護士とパテントエージェント

特許弁護士になるためには、理工系大学の学士を取得し、弁護士として登録を受け、さらにパテントエージェントのしけんい合格しなければなりません。通常の弁護士に比べ、ハードルは高く、理工系大学の学士号とパテントエージェント試験合格という2つの条件が追加されています。


特許弁護士は、弁護士会に所属しています。米国特許商標庁(USPTO)に対する手続や裁判所における当事者の代理も行うことができます。特許弁護士でなく、代理能力がない者が他人対して手続遂行能力があると自称し、またはそのように思わせるようなことをしたときは刑事罰の対象になります。


一方で、パテントエージェントになるためには、理工系大学の学士号を取得し、パテントエージェントの試験に合格し、かつ登録を受けた者です。ただし、パテントエージェントの代理権は、特許弁護士と異なり特許出願手続に限られています。パテントエージェントは裁判所における代理はできません。


他にも特許弁護士とパテントエージェントの違いがあります。特許弁護士には秘匿特権(attorney client privilege)の範囲に差があります。

特許弁護士の秘匿特権とは、特許弁護士と依頼人の間の会話や通信の内容を保護することです。秘匿特権に守られて、侵害訴訟のディスカバリによっても相手方の情報を開示する必要はありません。


一方、パテントエージェントの秘匿特許権もありますが、その範囲が遂行する過程における通信に限られます。パテントエージェントと依頼者間の通信は、侵害事件等に関する開示を免れません。そのため、パテントエージェントとのみに依頼する例はほとんどありません。一般的には特許弁護士を通じて手続きを行うことがほとんどである。


ただし、特許弁護士の秘匿特権も完璧ではありません。特許弁護士と依頼人の間の通信であっても、その情報が特許弁護士でない第3者の手に渡ったってしまえば、その情報には秘匿特権の範囲には含まれません。第3者に情報が渡れ、秘匿特権を放棄したものとみなされます。第3者にはその情報を知る必要のない社員も含まれると解されています。

(2)代理人の選定

日本人が米国に特許出願をするとき、国内の弁理士を通じてアメリカの代理人位依頼する方法と、直接アメリカの代理人に依頼する方法の2通りが考えられると思います。

国内弁理士を通じてアメリカの代理人に依頼する方法は、出願の内容を理解し、かつ日本での審査状況を知っている日本の弁理士がハンドリングします。そのため、出願手続を円滑に進めることができます。また、日本の弁理士から翻訳サービスや適切なアドバイスを受けうることもできるため、言葉や制度の違いにより誤解が生じることを防ぐことができます。

直接アメリカの代理人に依頼する方法は、日本の弁護士を通さないため費用を低く抑えられます。、しかし、アメリカの特許弁護士と直接コンタクトしなければならないため、依頼人側にもアメリカの特許実務に関する知識や英語によるコミュニケーション能力が要求されてしまいます。

一般的に、アメリカの代理人に日本語の明細書を送っても、その日本語を正確に英訳をすることはできない恐れがあります。アメリカの特許事務所に日本語から英語に翻訳できる翻訳者を雇っているこはほとんどありません。そのような事情から専門知識のある日本の弁理士を通じて手続きを行った方が安全です。

(3)日本の弁理士の秘匿特権

日本の弁理士には秘匿特権が認められるでしょうか。


日本の特許法や弁理士法には、秘匿特権が認められていません。そのため、日本の弁理士と依頼人との通信には秘匿特権は認められないとされていました。


しかし、日本の弁理士に秘匿特権を認められることは、長年に渡り日本国内で問題視されており、改善を求めています。


一方、アメリカの判例ではアメリカの特許弁護士以外の秘匿特権を緩やかに認める傾向にあると言われていたりして、実際のところ日本の弁理士の秘匿特権の有無は極めて曖昧な状況にあります。


アメリカで特許を取得したり、権利を行使する過程では、日本の弁理士と米国の特許弁護士が緊密に連携することが不可欠です。アメリカの特許庁やアメリカ人の特許弁護士の通達やコメントを翻訳することは、日本の弁理士にとっても通常の業務の一環となっています。


そのコメントに特許の有効性の疑義など権利行使に際して重要な示唆が含まれている可能性は否定できません。したがって、個人的な意見になりますが、日本の弁理士と依頼人との通信に秘匿特権が認められないことは、国際的な特許保護の要請に反し、依頼人の利益を著しく損なうように思われます。

また、知的財産家の業務の急速な国際化を背景として、秘匿特権の問題も含めた弁理士資格の国際的な相互乗り入れについての要望が高まっています。これから国際的な知的財産権サービスに関して国際的な法整備が期待したいと思います。