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先発明主義から先発明者先願主義移行する適用日と、これから解決すべき課題

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(1) 旧102条から新102条に適用される日

①2013年3月16日に出願された出願から先発明者先願者主義が適用される

現行法の先発明先願主義、つまり新102条は、有効出願日が2013年3月16日を含む、それ以降の出願から適用されます。先発明主義、旧102条の適用は、2013年3月16日よりも前の有効出願日の出願から適用されます。


継続出願・分割出願は、その親出願の有効出願日にしたがって先発明者先願主義か先発明主義のどちらを適用されるか判断されます。ただし、一部継続出願の場合は、親出願が2013年3月16日よりも前に出願され、一部継続出願をすることで新規事項により新しく足されたクレームの一部が2013年3月16日よりも以前の有効出願日の利益を受けている場合には、すべてのクレームに対して、先発明者先願主義および先発明主義の両方が適用されることもあります。

先発明者先願主義と先発明者主義の両方が適用されるとは、すなわち旧102条(g)(先発明主義)、旧135条(インタフェアレンス)、旧291条(抵触する権利)が適用され、現行法も適用されます。具体例として、アメリカ特許商標庁(USPTO)は以下のような場合を想定している。

ケーススタディ

親出願(出願日:2013年3月16日前に出願)
⇒明細書で発明A、B、Cを開示。
継続出願
⇒A、B、C、Dを開示
     クレーム1:A+B+C
     クレーム2:A+B+C+D

継続出願では、親出願に記載のない新規事項Dを含むクレーム2を請求しているので、現行法が全てのクレームに対して適用されます。


また、継続出願では、親出願に記載されているクレーム1が2013年3月16日前の利益を受けているので、旧102条(g)等の先発明主義も全てのクレームに適用されます。この場合、現行法の先発明者先願主義と旧法の先発明主義の両方に関する特許要件が要求されます。


なお、継続出願に先発明主義を適用するためには、2013年3月16日前の利益を受けるクレームが一つでも含んでいればよいとされていますので、一度、利益を受けたクレームを削除したとしても、先発明主義が適用されなくなるわけではありません。


現行法と旧法のどちらも適用を受ける場合、現行法と旧法のどちらも意識しなければならないので、出願人として扱い辛いと思われることもあるかもしれません。そこで、継続出願においても旧法のみの適用を維持したいという考え方もあるでしょう。


継続出願に旧法のみを適用させるには、継続出願において新規事項となる開示含まないようにすることです。また、新規事項を含む継続出願は、第3者の先発明主義の特許出願との関係で、権利関係が不明確となるような、様々なシナリオが考えられます。しかし、そのような個々の問題に対応については、今後の裁判での判例やUSPTOの見解を待たなければならないでしょう。

②陳述書

これまでは継続出願に新規事項が含まれることに関し、陳述書を要求されていませんでした。しかし、先発明主義から先発明者先願主義に切り替わる2013年3月16日の前後で、適用される法律が異なります。


この陳述書を審査官が要求する理由は、審査に係るクレームの有効出願日を宣言するためです。審査官が有効出願日をクレームに自ら決定することを避けることで、その出願の審査に掛かるコストを大幅に削減することができます。そこで、適用日である2013年3月16日をまたいだ継続出願について以下のような陳述書が必要となりました。


陳述書は、非仮出願が2013年3月16日当日またはそれ以降に出願される場合、2013年3月16日よりも前の先の外国出願、先の仮出願、または先の非仮出願の出願日の利益を主張するものです。

さらに、陳述書は2013年3月16日当日またはそれ以降の有効出願日を有するクレームを含む場合は、特許許可通知が通達されるまでにその旨を記載した陳述書を提出しなければなりません。


この陳述書では、特別に新規事項の箇所を明示しなくてもよく、例えば、upon reasonable belief, this application contains subject matter not also disclose in provisional application No. XX/XXX,XXX」または「upon reasonable belief, this application contains at least one claim that has an effective filing date on or after March 16, 2013」と記載しますまた、陳述書が後の出願では、継続出願になるか、分割出願になるのかどちらになるのかを明示する必要があります。



(2)これから解決されるべき新102条の課題や争点など

リーヒー・スミス・アメリカ発明法の102条が改正された後、先発明主義から先発明者先願主義に大きく制度が変わるので、成立された直後に世間から多数の課題や改善点が提起されてきました。それらの課題解決は、最終的にこれからの判例にゆだねられることになるんでしょうが、参考としてこれまでに挙げられている代表的な争点のみを列挙してみたいと思います。

①先開示

アメリカの改正法の先発明者先願主義条と日本の特許法の先願主義の違いに照らして考えますと、先発明者先願主義の特徴は先開示した者の優位性にあります。


例えば、発明者Aと発明者Bが互いに協力したわけでもなく、それぞれに独自に発明を完成させ、発明者Aが特許出願を行ったケースを日本とアメリカで想定します。

日本の特許制度の場合、新規性喪失の例外の適用を受ける手続きに関し、特許庁が「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて」で公開しています。その公開の中で、「3.発明の新規性喪失の例外規定についての注意」の記載に、次のような趣旨が明記されています。


発明の新規性喪失の例外規定は、あくまでもその特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないとする原則に対する例外規定になります。そのまま、仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、発明者・出願人以外の第3者が同じ発明を独自に発明して先に特許出願した場合や先に公開していた場合には、特許を受けることができません。


したがって、発明者Aは発明者Bによる特許出願によって特許を受けることができません、という結論となっています。一方、アメリカでは、発明者Bによる発明iについてのアメリカ特許出願Yは、中間開示の例外により、特許出願Xの審査に置いて先行技術としては扱われません。


よって、アメリカでは、発明者Aは、記載不備などの他の拒絶理由がない限り、特許を受けられます。先発明者先願主義に該当するアメリカでは、誰が先に出願したか、誰が先に発明を完成させたか、について関係なく、先開示をした者が特許出願をすれば、特許を受けられることになります。


なお、上記のケースでは、発明者Aによる発明の開示はどのような態様のものであれば、102条(b)(2)(B)の例外の要件を満たすことになるのかが依然として不明確です。

102条の規定の趣旨からして開示は世界のどこで行われていてもよいものと解されるが、公衆が見つけにくい場所で開示を行った場合に、それが102条(b)(2)(B)の開示として認められるかどうかも問題があります。


一方、先開示者は自己の発明を開示してしまうことによって、アメリカ以外の国での権利取得が難しくなる。諸外国はそれぞれ独自に新規性喪失の例外の規定を設けているが、先開示者は書く国の規定を満たすように出願しなければならない。

②商業的活動

商業的活動をいくつか様々な議論があります。大きく2つの論点があるとされています。


第1の論点は、102条(a)(1)の「販売」が公である必要があるのかという論点があります。第2の論点は、102条(b)の例外が適用される条件となる「開示」が公ではい販売、公ではない販売の申し出を含むのかどうかという問題になります。


この第1の論点に関して、従来からの判例や審査基準では、販売が秘密に行われた場合であっても「販売」に該当するとされ、また「販売」は必ずしも公である必要なないとされてきた。したがって、従来からの基準によれば、発明品が秘密に販売された場合は、その発明は特許を受けることができなかった。


ところが、改正法102条(a)(1)において「その他の公衆に入手可能であったとき」という文言が追加されたため、この解釈に疑問が生じます。この文言は包括的規定とされ、審査官に対して、その開示が公衆に入手可能となった手段やその開示が印刷刊行物またはその他102条(a)(1)に定義された他の先行技術に該当するか否かということよりも、その開示が公衆に入手可能であったか否かに着目するように促すよう設けられた、とアメリカ特許商標庁は規則策定の過程で述べています。


そうすれば改正法102条(a)(1)の「販売」が「公衆に入手可能」であることが求められたものではないかという専門家の見解が数多く提示されました。

改正法102条(a)(1)は旧法での基準を変更し、発明が秘密りに販売された場合でも特許を受けられることになったのではないか、という見解もあれば、す改正法102条(a)(1)は旧法の基準を変更しないで、秘密りに販売が実施された場合、従来通り特許は受けらないという立場を堅持するのか、という見解もあると考えられます。この問題についても、将来の判例や審査基準の発表を待つべきです。


第2の論点に関して、秘密販売は本来的には「開示」には該当しないため、文字通り解釈した場合、発明品を秘密販売等した者は102条(b)の例外の定期用を受けることができず、特許を受けられないことになります。


具体的には、発明者が方法の発明を完成させ、その方法により製造されたものを販売したが、その方法自体は開示せず、販売から1年以内に特許出願をした場合、102条(b)(1)(A)の規定が適用されないため、その販売活動に基づいてその発明者は特許を受けられないことになります。


仮に上記の解釈が正しいとすれば、102条(a)(1)では、不特許事由として「特許され、印刷刊行物に記載され、公に使用され、販売され、またはその他公衆に入手可能であったとき」と規定されていますが、ここに列挙された行為が102条(b)ですべて救済されるわけではないこととなってしまいます。


つまり、発明を刊行物に記載しても特許を受けられるが公然ではなく販売をしたら特許を受けられないことになります。この解釈が正しいかどうかも将来の判例や審査基準の進展を見守っていくべきです。

③バイパス継続出願

PCT国際出願を、アメリカの国内段階に移行するとき、371条にしたがい国際出願の写しなどをアメリカ特許商標庁に提出するのが通常のルートですが、国際出願に基づく優先権を主張して、111条(a)にのっとって継続出願をするバイパス継続出願という実務が存在します。


バイパス継続出願については、改正により旧102条(e)がなくなってしまい、先行技術としての地位が認められ日付が有効出願日に統一されてしまったため、バイパス継続出願の意義は特に失われてしまっているかもしれません。

バイパス係属出願では、クレームや明細書をアメリカ特許制度に適した形式に整えることができるメリットがある一方で、デメリットとしては新規事項の追加と判断される恐れがあります。


例えば、2013年3月16日以前の有効出願日を持つPCT国際出願を、2013年3月16日当日を含むそれ以降にバイパス継続出願で国内移行し、クレームを補正した場合、一部のクレームが2013年3月16日以降の有効出願日をもっているという混乱を招く状態になりかねません。


バイパス継続出願であっても、継続出願と同じく、すべてのクレームに対して、現行法と旧法も適用されます。したがって、バイパス継続出願をするときは新規事項を含まないように、または新規事項を含んでいるという抗弁を第3者から指摘されないように留意すべきです。