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特許許可通知(Allowance)を受けた後、出願人が気を付けないといけないこと

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特許を出願してからだいたい3年後~6年後、長い審査を終えてその審査の結果、晴れて審査官が特許を付与すべきだと判断したとき、出願人に対して特許付与を通知する特許査定通知(Allowance)を発行します。


やっとの思いで特許査定を受けた後、これで特許に関する手続きが終わった、と思ったら大間違いです。ここでの手続きを面倒臭がったり、手続きを忘れてしまったら、せっかく苦労して取得した特許権が取り消されたり、第3者に権利行使ができないものになってしまいますので、ご注意ください。


そんなことになってしまわないように、今日のブログのテーマは、「特許査定を受けた後、出願人は何を検討しなければならないか?」です。

(1)特許料の納付

特許査定通知(Allowance)を受け取った出願人は、Allowanceが発行されてから3カ月以内に特許料を支払わなければなりません。もし、万が一、この特許料の支払いを忘れた、あるいはAllowanceを見過ごして特許料を支払わなかったとき、せっかく苦労して登録まで持って行ったのにも関わらず、3カ月後の期間が満了してしまったとき、その特許出願は放棄されたものとみなされます。つまり、第3者に登録(を許可された)特許を無償で公開していることになってしまいます。無償でというよりかは、それまでの出願費用、審査費用を考慮すると明らかに出願人にとって損になってしまいます。


なので、特許査定が出ると、忘れずに登録料を納付しましょう。Allowanceが受け取れないなんてもってのほか、現地の代理人・日本の特許事務所には必ず、自分住所は教えておいて下さい。

なお、登録料は必ず払わないといけないと、いうわけではありません。登録を許可されたクレームが明らかに今の製品をカバーしていない場合、第3者にも実施することがないであろうと思うときは、登録料を支払わないことも選択肢の一つです。後々、特許維持費用は登録年数に応じて年金が高くなります。費用対効果はしっかり検討したいものです。


(2)審査官による特許査定理由通知をよく読む

審査官は、特許査定通知書に特許査定理由を通知に記載することができます。(必ず記載されているわけではありませんが。)

出願人は特許査定通知書に記載された特許査定理由に対して、意見を述べる書面を提出することができます。審査官が認識している特許査定理由に出願人が意図しているクレームと異なることがあるためです。


もし、審査官が登録となったクレームの解釈に制限を加えるような記述をしていれば注意が必要です。例えば、クレームに記載された発明の使用環境を特定していたり、材料の選択にクレームよりも狭い選択を行っているようなことを示唆する記載です。

出願人が審査官の示す特許査定理由に対して、反論しなかったからといって、出願人が審査官の理由に同意しているとみなされないと、規則1.104では規定されています。しかし、実際の特許侵害を争う訴訟においては、クレームの権利範囲を限定解釈するような特許査定理由の記述は、被告(侵害者)が特許権の効力を減縮するための反論材料として用いられることがあり、審判によって認められたことのある判例も実在するので、注意しなければなりません。

つまり、出願人は特許査定通知書に特許査定理由が記載されていれば、それをしっかり読み込み、必要に応じて意見書を提出しておくことに越したことはありません。提出された意見書は審査官に考慮されないが、包袋(審査官経過書類)には記録されるため、後の訴訟においてもクレームの減縮を主張してきた第3者に対する反論材料にすることができます。

(3)分割出願の検討

特許査定通知を受け取った出願人は、分割出願をするか否かを検討する必要があります。分割出願は、親出願の特許証発行される前までは出願することができます。


特に、限定要求や選択要求を受けて、選択せず審査の対象にもなっていないクレームがあるのであれば、分割出願を行う必要性が高いように思います。


限定要求を受けてしまった出願は、出願人にとっては同じ効果を得られる発明であると出願時には信じていた発明であることには間違いないはずです。つまり、審査の対象にならなかった発明は、登録になった発明の代替技術になることがほとんどです。


つまり、限定要求/選択要求において選択しなかったクレームなどは、今のままでは第3者に無償で権利を使わせる範囲であることを認めている状態にあり、せっかく一つの発明を権利にもっていったとしても、その登録特許を使わずして、第3者が同じ効果を得られる代替技術を使うとなれば、その登録特許を登録したことの意味は他者牽制の意味からその効果は半減してしまいます。


親出願の審査において考慮すべき先行技術も出しつくし、その特許性について十分に検討したクレームを作成し、妥当なクレームであれば審査が長期化することなく、容易に特許を受けられるはずです。費用が許す限り分割出願を行った方が良いであろうというのが私の意見です。


(4)情報開示義務(IDS)

出願人には、出願に関する発明について、自分が把握している先行技術文献を審査官に情報開示陳述書によって提出するという、義務があります。情報開示義務は、出願時から特許証の発行まで課せられます。


「特許証の発行まで」とは、特許の特許査定通知を受け取り、特許料を納付した後であっても、特許証が発行される前までであれば、情報を開示しなくてはならないということです。特許査定がでれば、先行文献を提出しなくても良いという訳ではありません。


特許査定通知書が通達された後であっても、新たに先行文献が見つかった場合には、審査官にIDSとして提出するべきです。訴訟になれば、ディスカバリーという情報開示制度が使われてしまいます。ディスカバリーにおいて、特許証発行前までに出願人が先行文献として認識しているにも関わらず、IDSとして提出していない先行文献があったことが発覚した場合、それは出願人が審査に不利になることを恐れて敢えてその先行文献を提出しなかったとみなされる恐れがあります。また、審査官を欺く意思があったとされ、その特許権の行使が制限されてしまうことも想定されます。


したがって、IDSとして先行技術の提出を迷うぐらいであれば、提出した方がいいというのが私の見解です。

(5)補正と撤回

特許査定通知の発送後は、クレームや明細書を補正することができません。規則では、特許料の納付前で、審査官の認めた場合に限り、クレームや明細書の補正が行うことができることを示唆していますが、実際にはほとんどの場合、補正を認めることはないと考えていたので実務的には問題ありません。
一応、特許査定通知を発行してから特許料を納付するまでに、クレームなどの補正を行うことができる条件を下記に挙げておきます。特許庁は、特許査定通知を

特許庁・審査官側のミス
★出願人に情報開示義務違反があること
★出願人に違法行為があること
★明らかに特許性がない

また、出願人は、情報開示陳述書義務違反があることを認めた場合、請願により新たに情報開示陳述書の提出し、再審査のために特許査定の取り下げてもらうことができます。

(6)特許権の発行

出願人が特許料を納付すると、初めて特許証が発行され、特許権とて出願人の権利になります。特許証は出願人が記載する住所に郵送で送られます。

ただし、上記のように規則1.313に基づき特許庁特許権の発行を撤回したときは、特許権は発行されません。また、出願人は必要な手数料を支払い、請願を提出すれば、特許証の発行を延期することができます。

このとき、特許証の発行を延期するために、出願人は合理的かつ十分な理由を説明しなければなりません。延期できるのは1カ月だけです。。