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社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

特許権者として均等論の適用範囲を広げるために、被疑侵害者として均等論の適用を避けるために

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前回、前々回と均等論をテーマに展開してきましたが、今日はいよいよ均等論に関する実務についての記事を書きたいと思います。貴方が第3者に対して、均等論に基づく権利侵害を主張するときに、どのようなことに留意しなければならないのか、反対に貴方が第3者から均等論に基づく権利侵害を主張されたときにどのように反論すればいいのか、を意識しながら読み進めてみていただければ、きっとこの記事はいい勉強になると思います。

patentjitsumu.hatenablog.com
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(1)均等論についての復習

均等論に関する詳細については、前回または前々回の記事を参照して頂きたいと思いますが、フェスト事件最高裁判決において明示された均等論に関する基準を整理すると、以下のようになります。

①拒絶理由を解消するためになされた補正には禁反言の推定が働く

まず、均等論は中間処理の過程において、拒絶理由を回避するために減縮する補正をしたとき、禁反言の法理に基づき、均等論を主張することができません。出願人における減縮補正は、“特許性”に実質的に関連なる理由による補正であるとされ、禁反言が生じたと推定されます。減縮補正を行った範囲には均等論を主張することはできず、文言通りに被疑侵害品が構成されていない侵害であると認められません。


例えば、とあるアメリカ出願において、出願人Xは「A+B+液晶ディスプレイからなるコンピュータ」とクレームに記載して出願し、そのまま何も補正もすることなく、特許権イを得たとしましょう。


その場合、第3者により販売されている商品が、「A+B+プラズマディスプレイ」を持つ構成をしていた場合、出願人Xは第3者に対して均等論に基づき特許権イを行使することができる可能性があります。(あくまで可能性ですが。)

第3者による被疑侵害品は液晶テレビを備えていないため、特許権イの文言通りの侵害にはなりません。しかし、被疑侵害品は特許権イのクレームに記載されているAとBを備え、液晶ディスプレイの代わりにプラズマディスプレイを備えている構成です。被疑侵害品の、プラズマディスプレイが単に画像を表示させるため、つまり、特許権イにおける液晶ディスプレイと同じ目的のため備えられているのであれば、プラズマディスプレイが液晶ディスプレイの均等物であるとして、第3者の被疑侵害品に対して均等物に基づく特許権イの権利侵害を主張して、訴訟において認められれば権利行使を行うことができます。


一方で、別のアメリカ特許出願において、出願当初のクレームには「A+B+ディスプレイとを備えるコンピュータ」と記載して出願されていて、先行文献に「A+プラズマディスプレイとを備えるコンピュータ」と「B+プラズマディスプレイとを備えるコンピュータ」が挙げられ、103条に基づく拒絶理由を受けたとしましょう。その際、出願人が先行文献を回避して特許権として権利化を目指した時に、出願当初のクレームから「A+B+液晶テレビを備えるコンピュータ」と補正して特許権ロとして権利化されたとします。


この場合、出願人はディスプレイを液晶ディスプレイに限定する補正、減縮する補正を行ったので、液晶ディスプレイには禁反言が生じ、均等論に基づく権利行使ができない状態になってしまいます。つまり、先ほどの例のように、第3者が「A+B+プラズマディスプレイを備えるコンピュータ」を販売していたとしても、特許権ロでは禁反言が生じ権利行使をすることができません。また、後に第3者が「A+B+有機ELディスプレイを備えるコンピュータ」を販売していたとしても、同じく特許権ロを権利として行使することができません。
ただし、特許権ロの場合、ディスプレイ以外の構成要素Aや構成要素Bについては、審査の過程で減縮補正を行っていません。そのため、構成Aや構成Bの均等物に対しては、均等論に基づく権利範囲の拡張を主張することができます。つまり、禁反言はあくまで補正された構成要素(液晶ディスプレイ)のみに働くのです。


さぁ、ここで疑問になるのが、112条違反による拒絶理由解消するためになされた補正に対して禁反言が生じるのかどうかです。


し例えば、とあるアメリカ出願の出願当初のクレームに記載されていた発明が「A+B+画像を表示するものからなるコンピュータ」であったとします。審査において、恐らくこの“画像を表示するもの”という構成要素については、112条に基づく拒絶理由が審査官により通達されるはずです。(審査は審査官によるので、100%とは言い切れないですが、99%とは言えるはずです。画像を表示するものとは、ディスプレイデバイスももちろん含みますが、プロジェクターによって画像を投影するものや、絵が描かれたスケッチブックだって「画像を表示するもの」に含まれるので、構成要素の定義が広すぎて発明を特定することができないとして、記載不明瞭とする112条の拒絶理由が出るはずです。)


審査の過程において、「画像を表示するもの」を「液晶ディスプレイ」と明確にする補正を行い、特許権ハを受けたとします。


このときに、「A+B+プラズマディスプレイ」を備える第3者の製品について、特許権ハは「液晶ディスプレイ」の均等論に基づく権利行使を主張することができるのでしょうか。

¬¬¬

結論からいうと、「画像を表示するもの」はその定義の意味が広いので、「液晶ディスプレイ」に特定する補正は減縮補正になるので、禁反言が生じるものと推定されます。112条の拒絶理由を受けて、軽微な誤記等を訂正する補正であれば、禁反言は生じないでしょうが、明良化を目的であるとしても、権利範囲が減縮した補正のときには禁反言が生じてしまいます。したがって、液晶ディスプレイについては均等論を主張することは難しくなります。

なぜ、難しくなると言葉を濁したのかというと、この禁反言には、特許権者による反証により覆すことが可能な場合があるからです。

②禁反言が生じる推定に対する出願人の反証

審査の過程において、禁反言が生じたと推定されるとしても、それはあくまでも推定となります。出願人は、禁反言が生じたという推定に対して、次の主張が認められれば、その推定が覆されます。

1.出願時において均等物が存在することが予測不可能であったこと
2.補正の理由が権利範囲から均等物を排除する理由にならないこと
3.出願時において均等物に基づく権利範囲になるか否か争点となっている均等物を出願人が明細書に記載できなかった合理的な理由があること


禁反言が生じるとする推定は、この3つの条件のうつ一つで当てはまれば、禁反言の生じるとする推定を覆ることができます。そして、上記の主張を立証するための立証責任は出願人に課せられています。立証責任を出願人に課すことで、訴えられた被告と特許権者(出願人)の力関係のバランスを図ろうという、狙いがあります。

1つ目の「出願時において均等物が存在することが予測可能あったこと」とは、例えば、クレームに記載された発明が「A+B+液晶ディスプレイからなるコンピュータ」であり、構成要素「液晶ディスプレイ」について禁反言が生じたと推定されたとします。


その際競合相手が液晶ディスプレイに代わりに有機ELディスプレイを使った製品を売り出したとします。その場合に、特許出願した時点で「有機ELディスプレイ」による液晶ディスプレイの代替が予測できなければ、均等論を主張することができます。


2つ目の「補正の理由が権利範囲から均等物を排除する理由にならないこと」とは、例えば、クレームに記載された発明が「A+B+液晶ディスプレイからなるコンピュータ」であったとき、審査過程で液晶ディスプレイがコンピュータ本体と一体になっているのか、分離しているのか差異を明らかにするために、構成要素「液晶ディスプレイ」に本体と一体化した、という構成の差異を明確にする補正をしたとします。


この場合に、競合相手が「液晶ディスプレイ」を「有機ELディスプレイ」に置換したコンピュータが販売されたとします。このとき、構成要素「液晶ディスプレイ」に均等論を主張することができる可能性が高いと思います。


なぜなら、液晶ディスプレイを使うか、有機ELディスプレイを使うか、という問題は、ディスプレイがコンピュータと一体なのか、分離されているのか、その構成差は均等論が働く働かない問題とは関係ないからです。


最後の3つ目の「出願時において均等物に基づく権利範囲になるか否か争点となっている均等物を出願人が明細書に記載できなかった合理的な理由があること」は1つ目の条件、2つ目の条件を補完する条件になります。1つ目の条件、2つ目の条件にも当てはまらない、これからの予測できない例外に備えた予備的な条件と言った方がよいのかもしれません。最高裁判所は、3つ目の条件を備えることで、前述の2つの条件に限定せず、将来生じ得る争いを対応するための余地を残したと考えるべきです。

(2)均等論が適用されるかどうかの基準

これまでの均等論の適用が争点となった数々の判例によって確立された均等論の適用基準は以下の通りになります。

①機能―方法-結果テスト

機能―方法-結果テストとは、グレイバー・タンク事件において、示された構成要素の均等性を判断するためのテストになります。


機能―方法―結果テストは、訴訟に係る製品などの構成要素が、クレームに記載された構成要素と「同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たす」ときに均等を認定します。


グレイバー・タンク事件以降、この基準が最も有用な基準として認定されましたが、完璧ではなく、均等物の判断はケースバイケースで行われることになります。機能―方法-結果テストによると、機能、方法、そして結果という3つの要件がすべて満たしていなければ、均等論は生まれません。


同一の機能によって、同一の結果が得られる場合であれば、均等が成立するように感じられる場合がありますが、機能と結果が実質的に同じだけでは均等論に基づく侵害は成立しません。被疑侵害品が同一の方法によって達成されていることも必須になります。


機能―方法-結果テストは、均等論の判断基準として基本的なものでありながら、それが不明確性を含んでいることは否定できません。したがって、後述する様々な基準を使用して均等論の成否を判断することとなっています。

②本質性テスト

均等の範囲であるか否かは、クレームに記載された発明と、訴えに係る製品等を比較し、その差異を特定します。均等論の範囲ではなく、差異がなければ文言上の侵害になります。本質テストは、その構成の差異が当業者にとって本質的に違いがないときは、均等の範囲となります。

また、機能―方法-結果テストは、クレームに記載された発明と訴えに係る装置との差異がどの程度にあるかを測るのに有効です。本質性テストは、機能―方法-結果テストと密接に関係になります。


また、差異が本質的かどうかの判断については、本質的に同一の判断は専門家の証言のように客観的な証拠に基づいて立証しなければなりません

③エレメント・バイ・エレメントによる均等論の適用

均等の範囲は、クレームに記載された構成要素と、訴えに係る製品等の構成要素に分けて、対応する構成要素をそれぞれ比較して判断します。例えば、クレームに記載された発明がA1、B1,C1からなる装置であり、被疑侵害品がA2,B2,C2からなる製品であるとき、「A1とA2」、「B1とB2」、「C1とC2」というように構成要素ごとに比較して、それぞれが均等であると認められれば侵害が認定されます。


「全体として均等」という判断は成立しません。「全体として均等」という概念の方が、「各構成要素として均等」よりも権利範囲が広くなります。均等論により権利範囲が歯止めなく拡張する可能性があるからです。

なお、過去には「全体として均等」を判断する判決も存在していましたが、この基準はペンウォルト事件やワーナー・ジェンキンソン事件の判決により否定されています。


クレームに記載された発明が複数の構成要素から構成されているとき、個々の要素の重要性を考慮しながら均等の範囲を判断していきます。一般的にクレームの記載に列挙された構成要素は同じ重要性を訳ではありません。いくつかの構成要素のうち従来技術と差異を明確にした構成要素が発明の本質になります。したがって、クレームに記載された構成要素のうち、重要ではない構成要素が単に置換されていた製品の場合に、均等論に基づく侵害が認定される場合があります。

④クレームに記載しなかった実施例に対して均等論は主張できない

明細書に記載された実施例のうち、一部の実施例だけをクレームに記載し、他の実施例だけをクレームに記載しなかったとき、クレームに記載されなかった実施例については、出願人にとって権利として放棄したものとみなし、後に均等論を主張することはできません。

例えば、明細書の構成要素の具体例にアルミニウム、ステンレス、ニッケル合金と記載があったものの、最も広いクレームに記載されたステンレスだけであれば、アルミニウムやニッケル合金は出願人は権利を放棄したもの、第3者に技術を提供したものとみなされます。

⑤先進的な発明の均等の範囲は広くなる

その技術分野における先駆的発明は、均等の範囲は広く認められます。それは、出願時において出願人が予測できない構成要素の範囲が広くなることが大きな理由です。一方で出願件数が多い技術分野では、どうしても改良発明が多く出願されていることになり、一つの改良発明に関する出願の均等の範囲は狭くなります。


先駆的な発明に関して将来の侵害の態様を予測することも難しく、また先駆的発明の技術的価値は高く、先駆的発明を発明者の投資などを回収させるためにも特許権を厚く保護する必要性は高いと思われています。


発明者の投資や苦労に対しての代償として、特許権を付与することも考慮すれば、先駆的発明とは、全く新しい技術分野の発明、あるいはこれまで達成されなかった機能を提供する発明と解されます。商業的な大成功をなしたとか、あるいは産業界に大きな影響を与えたというだけでは、必ずしも先駆的発明とはなりません。


一方、改良発明は近接した先行技術が既に多数存在されているのですから、均等の範囲は自然と制限されます。また、改良発明であって権利化された発明であっても広く普及していない発明であれば、小改良発明と扱われ、いざ訴訟になったとしても均等の範囲を制限されてしまうことがあります。商業化されていない小改良発明はその技術的価値が低いとみなされるからです。


数々の判例では概ね先駆的発明に好意的に出願人に有利な判決出ているようにも思えます。その一方で、いわゆる小改良発明であれば特に普及していない発明については否定的な判決にあるように思います。

⑥均等論の時期的基準

被疑侵害品が均等の範囲であるか否かは、侵害が起きた時点を基準に判断するとされています。したがって、均等物は明細書に記載された範囲に限定されることがありません。特許発効後に発生した新規な均等物にも権利が及ぶことになります。

もし、均等物の特許の発行時に知られていたものに限定すると、予期しない全く新しいタイプの侵害に対して特許権者は何ら保護されなくなり、均等論の存在理由を著しく減じるものとなるからです。

⑦発明の目的や用途は均等の範囲を狭める

明細書に発明の目的や用途を詳細に記載してしまうと、当該目的や用途を達成しない発明は均等論の範囲に含まれないとみなされることがあると思います。


したがって、特許権者側にしてみれば、発明の目的や用途は明細書に簡潔に幅広く記載されていることがよいでしょう。均等論に基づく侵害を問われた被告は明細書の記載の中に発明の目的を狭く限定するような記載があれば、これに基づいて均等論の適用を排除できる可能性があります。

(3)禁反言を生じさせないように出願人が気を付けること

①減縮補正を行わない/出願前の特許調査を行う

禁反言は審査途中において、クレームの記載を減縮する補正を行われた時に生じるものです。つまり、禁反言が生じないようにするには、減縮補正を行わないことにこしたことはありません。


減縮補正を避けるためには、出願前にクレームに記載したい発明に関する技術分野においてやはり特許調査をしっかりと行うことです。審査においては審査官も特許調査を行います。ですので、出願人は予め審査で引用・参考にされそうな先行技術について把握しておいて、先行技術の許す限りの広さでクレームを記載することに越したことはありません。


意見書による出願人の主張にも禁反言が適用されることになります。例えば、出願当初のクレームに記載された発明に「金属および合金」と記載していて、「金属」に減縮したとします。このときに、意見書で先行文献を回避するために、先行文献は「鉄やアルミニウムなどの金属」が使われていないなどと主張した場合、訴訟においては「金属」ではなく「鉄やアルミニウム」などに限定解釈される可能性もあり得ます。

また、112条の拒絶理由を回避するために補正を行ったときには、その補正が減縮補正ではなく、明確化である目的をしっかり言及しておく必要があります。

②RCEを何度も行わない/Office Actionの回数を減らす

意見書として、拒絶理由を回避するために出願人の主張にも禁反言が生じます。そのため、権利化したいからと言って何度もRCEを請求していると、Office Actionが増えてしまい、補正の回数、意見書の提出の回数が増えてしまいます。その分、禁反言が生じてしまう構成要素が増えてしまいます。

将来、均等論に基づいて主張できたであろう、権利範囲の範囲を狭めないためにもOffice Actionの回数を減らしておくこと、何度もRCEを行うことなく、時にはある程度の妥協をもって登録される範囲での補正を行うことになるでしょう。

③明細書の中の目的・用途を簡潔に記載する

上述に記載したように、明細書に発明の目的や用途を詳細に記載してしまうことで、登録になったクレームの権利範囲も明細書に記載された通りの目的や用途に限定されてしまう可能性もあります。

明細書における発明の目的・用途は広く、かつ簡潔に書いて、限定解釈されないように記載しておくことにも越したことがありません。

(4)特許権の侵害を主張されてしまったときの主張

文言侵害が成立したとしても、禁反言や均等論を主張して侵害を免れる可能性もあります。

均等の判断手法である機能―方法-結果テストを利用して、侵害を免れることができる可能性があります。機能-方法-結果テストは、訴えに係る装置等の構成要件が、クレームの構成要件と「同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同じ機能を果たす」ときに均等を認定するものであるので、それを逆手にとって被侵害あるいは特許権を無効である旨を主張できます。


逆均等論とは、訴えられた製品の構成が特許権者のクレームと一致しており、文言侵害が主張されたとします。その場合、「同一の結果を得るために実質的に同一の機能を果たしていない」旨を主張して、被疑侵害品をクレームから遠ざける主張をすることができます。


グレイバー・タンク事件では、裁判長が均等論は特許権者にとって権利範囲を広くする場合もあれば狭くする場合あることを認めています。つまり、均等論は特許権者に有利に働くこともあれば、不利に働くこともあり、均等論は場合によってはクレームの範囲を制限し、侵害に対する訴訟において特許権者の敗訴になってしまうこともあります。