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社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

禁反言の影響を抑えるために、出願人が留意しておきたいこと

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photo by quattrostagioni

これまでいくつか均等論をテーマにブログを書いてきましたが、均等論の次はやはり禁反言について説明したいと思います。中間処理の過程で、クレームの減縮補正があった場合、禁反言が生じ、減縮補正を行ったクレームの構成要素には均等論を主張することができません。


ただし、禁反言が生じる場合は、減縮補正のときに生じるとは限りません。アメリカの制度において禁反言とは、特許権者が審査の過程で、審査官が許可可能になるまでに、出願人が放棄した権利を、再度主張することをできない、法理をいいます。

ワーナー・ジェンキンソン事件最高裁判決やフェスト事件最高裁判決で、均等論を抑制する法理として禁反言が争点となりました。それでも禁反言は均等論と密接な関係がありますので、以下の均等論に関する記事もぜひ参考にしてほしいと思います。

(1)禁反言が生じると推定されるとき

禁反言が生じるときの推定は、審査の過程でクレームの補正によって生じます。禁反言は、本来的には、審査官が広すぎる範囲のクレームを先行技術の存在を理由に拒絶し、出願人がクレームの範囲を減縮したときに生します。


具体的には、禁反減の推定が生じる補正とは、減縮補正であり、特許性に実質的に関与する拒絶理由を回避するための補正や、補正の理由の説明がないない補正です。

①クレームの権利範囲を狭める減縮補正とは

「減縮補正」とは、クレームに記載された範囲を狭める補正です。減縮補正によって狭くなってしまった権利範囲については、特許権者が権利として保持することを放棄したものとしてみなされます。一度放棄した権利範囲は、再取得することはできません。


したがって、減縮補正で放棄してしまったについて、権利範囲を拡張するための均等論に基づく権利範囲の拡張の適用はありません。

②実質的に特許性に関与する拒絶理由とは

「実質的に特許性に関与する拒絶理由」とは、先行技術により新規性・非自明性の欠如についての拒絶理由だけでなく、112条に基づく記載不明瞭などの拒絶理由も含みます。


ワーナー・ジェンキンソン事件以前から、新規性・非自明性の欠如に関する拒絶理由についての禁反言は認識されていましたが、その他の拒絶理由に関して補正を行ったときに禁反言が生じるのかどうかは様々な意見がありました。むしろ、禁反言が生じるのは先行技術に基づく拒絶理由を回避する場合に限られると言う見解が主流であって、112条に基づく拒絶理由については禁反言は生じないとするのが一般的でした。


しかし、フェスト事件の最高裁判決によって、先行技術に関係しない拒絶理由を解消する補正にも、禁反言が生じると推定されることと認識されました。つまり、112条の拒絶理由に対して、明瞭にするために減縮補正をしたとしても、禁反言が生じていると推定を生じます。


ただし、すべての拒絶理由について禁反言が働くこととするのであれば、出願人にとっても不利益しかありません。例えば、先行詞の間違いを指摘されて、補正したのであれば、その補正に禁反言は生じません。


現実に特許出願人が補正をするとき、何らかの拒絶理由が通知されてから補正することがほとんどなので、補正した場合には禁反言が生じたと推定されると考えて問題ありません。ただし、禁反言が生じると推定されたとしても出願人による反証により覆すことができます。

③補正する理由

その補正が実質的に特許性に関与する拒絶理由によるものでないとき、意見書(remarks)などで補正の理由について説明しておいた方が良いでしょう。


面倒だと思うかもしれませんが、これは減縮補正ではなく、クレームの記載が不明瞭だったので明確にするつもりで補正した旨を主張しておくことで、後に禁反言が生じると推定されたときにでも抗弁として、減縮補正ではないので禁反言は生じませんと、主張することができます。


クレームや明細書、意見書などの審査経過書類は、誰でもが閲覧することができる書類なので、特許権の権利範囲を世間に対して明示するする機能もあります。特許権は排他的な独占権なので、独占権を有しない公衆はこれらの書類から客観的に権利範囲を特定することができるようにするためです。


禁反言が生じないようにするためには、審査経過書類にも誰にも読み取れる状態になっていなければなりません。フェスト事件の大法廷判決では、「public
notice function」を重視する立場に立ち、依然として禁反言が生じていないとする立証義務は特許権者側に課せられています。


つまり、特許権者が禁反言を生じることを免れるためには、審査経過書類の中から、特許性とは無関係の補正であることを立証しなければなりません。もし特許性と無関係の理由により補正をしたとしても、その理由の説明が意見書等で示されていなければ、立証が困難になるでしょう。例えば、意見書の主張と反対の主張をしたとしても認められるものではありません。


禁反言が生じないことを特許権者が立証できなければ、「実質的に特許性に関与する拒絶理由」に関する補正であるとする推定は覆すことができません。

④禁反言の推定の反証

禁反言が生じると推定されたときでも、次のいずれかを立証したときはその推定を覆されます。禁反言が生じる推定が覆されれば、均等論を主張することができます。

1.出願時に予測不可能であった均等物があったとき
2.補正の理由が均等物とほとんど関係ないとき
3.争点となっている置換物が出願時に特許権者が記載することができなかった合理的な理由があるとき

例えば、第3者が均等物を製造しており、特許権者が上記1の均等物を特許出願のときに予測不可能であると立証すれば、均等論に基づく侵害が成立します。例えば、特許権者が持っている特許権に記載されたクレームには多数のトランジスタを含む発明が記載されていて、第3者が1個のトランジスタをマイクロプロセッサに置換した製品を販売していたときに、特許権者が「出願時に将来マイクロプロセッサが開発されるなんて予測することができなかた」ことを立証できれば、上記の1の条件満たしていたとし、この第3者の行為は均等論に基づく侵害を主張することができます。

(2)その他の禁反言

①拒絶理由の自認

審査官から指摘された拒絶理由に対して、出願人がクレームを減縮した場合には、その拒絶理由が適切であったどうかに関係なく、禁反言が生じるものとされます。裁判所が侵害訴訟事件を審理するときには、特許の審査において出された拒絶理由の妥当性を考慮する必要がないとされています。

それでも、拒絶理由通知に対する出願人の反論には禁反言が生じます。そのため、拒絶理由が妥当でなくても、その拒絶理由について反論せずに減縮した場合、拒絶理由を認め反論しなかったと禁反言の推定が働きます

②クレームの削除について

例えば、範囲の広いクレームを削除し、範囲の狭いクレームが補正せずに残った場合であっても、削除したクレームの範囲において禁反言は生じます。範囲の狭い方のクレームについては補正されなかったとしても、範囲の広いクレームを削除してしまった場合、広いクレームと狭いクレームの間の範囲については出願人が放棄したとみなされるためです。


当然、独立クレームが複数設けられていた場合に、一つの独立クレームを減縮補正したことによって、補正をしなかった他の独立クレームに対しても禁反言が生じることがあります。

③継続出願および分割出願

禁反言が生じた否かは、その出願単独ではなく、親出願と派生した継続出願の全ての審査経過記録を参照して判断されます。先行技術の存在を理由とした拒絶を克服するために補正をしたが、結局その拒絶理由を解消できずに、継続出願または分割出願をしたときであっても、禁反言が生じたとされた例もあります。


継続出願や分割出願をしたからといって、禁反言が全くない状態に戻されるわけではありません。出願人が親出願の範囲の広いクレームについて権利取得を断念した結果として、継続出願および分割出願を行い、狭いクレームで権利取得をしようとしたと捉えられていると思われます。


また、継続出願や分割出願をしたとき、親出願と子出願で同じ用語をクレームに用いていた場合、親出願の審査経過で生じた禁反言によって、子出願の権利についても禁反言が生じると考えた方が良いでしょう。


例えば、親出願でクレームのある用語を下位概念に減縮したとき、その減縮した用語を使っている子出願のクレームについて減縮補正をしなかったとしても禁反言が生じてしまいます。


しかし、継続出願や分割出願しなかったことが明らかに発明の主題を放棄していないと判断された場合には、禁反言は生じていない場合があります。つまり、禁反言に関しては、親出願とその子出願の審査経過全体がどちらも参照されて禁反言が生じるか否か判断されることに注意してほしいところです。

④不明確な記載を明瞭にする補正

112条に基づく拒絶理由を受け、不明確な記載を訂正して、意味内容明瞭にする目的においてされた補正であっても禁反言が生じると考えたほうがよいでしょう。つまり、均等論に基づく侵害は主張することは難しくなります。特許を受けるためにした補正は、先行文献を回避するための補正か否か関係なく、原則として禁反言を生じます。

⑤意見書やIDS

拒絶理由通知に対して、補正を行うだけでなく、意見書で先行文献との構造の比較や特許性を主張することがありますが、その意見書の内容についても禁反言が生じることがあります。


例えば、審査の過程において、引用された先行技術が審査されているクレームに含まれない旨の主張をし、後に先行技術に含まれる技術に対しては権利行使することができません。したがって、意見書の記載はなるべく書きすぎない、できるだけ簡潔にまとめし、先行技術と比較するときは過剰な強調はしない方がいいでしょう。


意見書において、先行技術とクレームの差異は多くの点を挙げた方が好ましいように思われがちですが、必ずしもそうではなく、多数差異を主張してしまうことで、その分禁反言の生じることになってしまいます。つまり、過剰な主張は出願人自らの首を絞めてしまう結果になる恐れがあります。つまり、後の権利行使の際に、相手方から意見書の主張が引用されて権利行使可能な範囲を実質的に狭めてしまう可能性もあります。


情報開示陳述書(IDS)の記載は、禁反言が生じ得ます。特許されたクレームの範囲はすべての審査経過書類に基づいて判断されるべきであり、当然IDSも審査経過書類に含まれます。IDSとして提出された先行技術の範囲においては、出願人は権利行使ができないとみなされます。

⑥特許後の手続

再発行特許出願や再審査を行った際に記録された審査経過書類にも禁反言を生じ、ます。たとえ、再発行や再審査において、クレームを補正しなかったとしても、禁反言が生じるか否かの判断についてはその審査経過が参酌されます。

⑦外国特許出願

グローバルな出願戦略を展開する機会も増えて、同じ発明についてアメリカ以外でされた特許出願の審査経過によって、属地主義なので原則として禁反言ほどの強い効果は生まれないとの考えが基本です。


しかし、権利を行使された側、権利侵害を訴えられた側からしてみれば、黙って権利侵害を認めることも少ないはずで、権利範囲の解釈としてアメリカ以外の国の審査経過書類に基づいて、権利被侵害を主張してくるわけです。したがって、各国での審査経過書類が参酌されることもあり得るし、これからますますそのような判例が増える可能性があります。


例えば、アメリカ以外の国で同一について先行技術との差異を強調したとき、侵害訴訟での権利範囲に関係があると思われる場合は、その主張と矛盾するような主張は認められません。したがって、アメリカ以外の国にも特許出願をしているときは、それぞれの審査において矛盾するような主張や反論はしない方が得策です。

⑧限定要求や選択要求で選択しなかったクレーム群や実施形態

限定要求や選択要求対してクレームを削除してしまったときは、必ずしも禁反言は生じません。確かにクレームを削除したことによって、発明の主題を放棄しているといえるが、禁反言の有無については放棄の理由も考慮されます。先行文献を回避するための削除ではないからです。


限定要求は発明の単一性を問題としているのであって、特許性を判断しているわけではありません。これに対する応答は先行技術との関係において主題を放棄したことにはなりません。

(3)改めて禁反言適用のルール

①均等論の制限

禁反言が生じた否かは、構成要素ごとに判断します。改めて禁反言の適用されるルールについて、具体例を用いて説明したいと思います。出願人がクレームに記載した発明が「A、B、Cからなるコンピュータ」であって、審査されている過程で拒絶理由を克服するために構成要素Cを構成要素Cの下位概念にあるcに減縮する補正をしたとします。


補正されていない構成要素A、Bには禁反言が生じません。均等論による権利範囲を拡張して、権利行使できる可能性があります。構成要素cは特許として許可されるために、構成要素Cから下位概念のcに減縮補正されものであり、禁反言が生じます。したがって、構成要素cはこれ以上拡張の余地はなく、均等論に基づく権利範囲の拡張は認められません。

②クレームに記載の文言の制限

禁反言は均等論を制限する法理として判例でも何度も認められていますが、クレームの文言の範囲を制限することもあります。侵害しているか、していないかの判断をするときの最初のステップは文言侵害の有無になります。


つまり、被告の行為がクレームの文言に抵触するか否かであるが、この文言の範囲を解釈するときにも禁反言が生じているか否かが問われています。禁反言が生じていれば、クレームの文言解釈の範囲も制限されます。

(4)禁反言回避のヒント

禁反言が生じたとなると、特許権の権利範囲は狭くなってしまいます。したがって、特許権者にとって禁反言は生じることを避けた方がよいに決まっています。禁反言による権利範囲の減縮を最小限にとどめるため、出願人は次のような点に気を付ける必要があるでしょう。

①文言侵害で権利を主張できるようなクレームを作る

侵害が行われたとき、その侵害が文言上の侵害に成立するかどうか判断され、差し止めることが決定されます。文言上の侵害の成否は比較的明確であり、禁反言の影響を抑えることができます。


したがって、まず出願時点・補正時点で、均等論の適用に頼るようなクレームの記載をしないことです。均等論よりも禁反言が優先して適用されるのであれば、均等論は禁反言に影響されやすく、それでは権利行使で出願人に有利な主張は難しいのです。


当然、均等論が適用されるか否かに関わらず、文言上の侵害として確実に侵害品を差し止められるクレームであれば、禁反言が生じるか否かどちらでもよく、権利を行使することができるのです。

②補正する構成要素を最小限にする

補正を行った構成要素に対してのみ禁反言が生じます。そのため、補正する構成要素を最小限にとどめることができれば、それだけ禁反言が生じ、権利範囲の縮小する範囲を最小限にとどめることになります。例えば、先行技術を回避するために減縮補正が必要だが、すべての構成要素において下位概念にする補正を行うなどしていては、は自ら有効な権利範囲を次々と放棄してしまうことになります


一度、放棄してしまった権利範囲を後に均等論に依拠して取り戻すことはできません。したがって、必要のない構成要素まで補正するべきではありません。例えば、クレームの文言が気に入らない等という理由で、審査官が指摘している拒絶理由を回避する目的以外、特許性に関係のない理由で補正をする必要がありません。


その補正が特許性に関係に関係のない理由で行われたものであったとしても、内部証拠からそれが立証できれば、禁反言は生じないですが、それを立証することでもかなりの労力になってしまいます。やはり、出願時においてのクレームドラフティングはやはり慎重に行うべきです。

③アメリカの特許実務に適したクレームを作成する

日本での特許出願において用意した請求項(クレーム)が分かりにくかったり、難解な表現であった場合、その逐語訳をしたようなクレームを出願時に記載すべきではありません。日本での特許出願の請求項の難解な表現を、そのまま逐語訳をしたクレームでは権利行使に耐えられないことは自明であろうし、審査官がそのクレームを全く理解できなことさえあり得ます。


米国においてはクレームを構成要件列挙型で記載するクレームであることが望まれ、複雑な文法を用いて記載したクレームはそもそもアメリカの審査官にとって心象がよくありません。ひどい審査官に当たると、そのクレームの文法をよく理解しないまま112条の拒絶理由を打ってくる審査官もいます


日本語で複雑な文法になっているくれる請求項を逐語訳したようなクレームは、結局その後の審査でクレーム全体を書き換えるような補正が必要となってしまいます。クレーム全体を書き換えた場合、禁反言がクレーム全体に生じることもあり得ます。


日本で出願された日本語の明細書を用いてPCT出願をし、アメリカに国内移行する際は、移行と同時に自発補正を行い、米国に適したクレームに整理しておく必要があります。考え方としては、自発補正よりもPCT出願時において、クレームをアメリカ様式に書き換えておかないと、禁反言を生じるとされるという説もあります。


したがって、日本での特許出願の請求項をベースとするものの、アメリカでのクレームドラフティングに習熟した実務者が、米国特許出願用にクレームを見直すことが好ましいと思います。

④範囲が広すぎるチャレンジングなクレームや願望をクレームにした願望クレームは好ましくない

出願人はやはりより広い権利範囲で特許を受けよとするために、特許を受けたい発明に対してやや広めの上位概念をクレームに記載することがほとんどではないでしょうか。これは、拒絶理由通知を受けたときに初めて、引用された先行文献を見て補正を考えようとするこれまでの実務の慣わしがあると思います。


しかし、広すぎるクレームは、当然、引用される先行文献の範囲も広くなりがちですし、後の審査において補正が必要になることは避けられません。先行技術を回避するための補正が多ければ、当然、その分の禁反言が生じます。したがって、クレームの作成にあたっては先行技術を的確に捉え、補正をしないように、先行技術が許す限りのクレームを作成できるか否かが重要になります。

⑤意見書で補正の理由を説明する

もし、その補正が特許性に実質的に関与する理由によるものでなければ、その理由を意見書で述べておくことで、禁反言の推定に対する反証の材料にすることができます。補正の理由を内部証拠により立証できなければ禁反言が働く恐れがあるからである。


ただし、補正は特許を得るために行うのが一般的ではあるでしょうが、特許性に実施的に関与する理由によらない場合は少ないとは思いますが。もし、特許性があると思われるが、他の理由によって補正をせざる得ないときは、その旨を意見書で明確に言及しておくことが望ましいと思います。誤記を訂正するたえもの補正だ、誤訳を訂正するための補正だ、などそのような場合があるでしょう。

⑥可能であれば拡張補正を活用する

範囲を拡張する補正については、禁反言が生じません。先行技術を回避するとともに、実質的に範囲を拡張するような補正が可能であれば、そのような補正を試みてもよいでしょう。

例えば、拒絶理由通知を受けたとき、拒絶理由を有するクレームを減縮補正は止むえないかもしれませんが、同時に新独立クレームを追加し、その新独立クレームにおいて微妙に異なる用語を用いて範囲を拡張しておくこともアメリカの特許実務では重要です。クレームが20を超えない限り、審査料金は変わらないのであるのなら、ぜひ、チャレンジしてほしいと思います。

また、この新しい独立クレームにおいては、限定する用語を置き換えて用いた場合には、置き換えた構成養素については禁反言が生じることを避けることができる可能性があります。

⑦禁反言を受けることについて仕方がないことと認める

最近では、アメリカに特許出願した後、クレームを補正しないで特許査定を得ることはほとんどないのではないでしょうか。出願人はたいていの場合、欲張ってなるべくできるだけ広くクレームを記載しようとするものです。なので、拒絶理由通知において、先行技術が引用された場合には、なにかしらの補正が必要になり、補正をせずに反論のみだけで特許を受けることは現実的には難しいのではないでしょうか。


したがって、審査過程の補正は、特許を受けるために必要な措置であることは認めざるを得ません。つまり、審査の過程において禁反言が生じることを理解した上での補正をすることです。そのことによって一定の範囲で禁反言が生じることは止むえず、禁反言が生じても問題ないよう、文言上の侵害に的確に被疑侵害品が捉えられるようにする、心構えが必要になります。