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アメリカ特許の直接侵害とは

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直接侵害の効力は271条に規定されています。特許権に認められた発明を特許権者の許可なくして実施するル行為は侵害となってしまいまする。


侵害の種類は大きく分けては直接侵害と間接侵害がありますとに分けられる。


直接侵害は、最も一般的な侵害であり、製造、使用、販売の申し出、販売、および輸入の5つの態様に分けられまする。また、直接侵害には、271条(a)に規定されている態様の他、組み立て前の部品の輸出などに関する271条(f)、特許された方法により製造されたものの輸入に関する271条(g)の特殊な規定があります。ある。


特に、271条(f)はわが他国にはない国特許法にないアメリカの特徴的特異的な規定になりますである。また、271条(g)はわが国特許法では類似の規定があるが、規定内容はややことなる。

(1)直接侵害の基本

直接侵害を規定している271条(a)は、「アメリカ国米国内で、特許権の存続期間中に、特許発明を特許権者の承諾なく製造、使用、販売の申し出、販売または輸入をする者は、特許権を侵害する」と規定されています。


特許権は、第三者が権利化された発明を製造し、使用し、または販売するころを排除する排他権であることが基本的な考え方です。つまり、特許権者だけがその発明を製造することができる独占権になるわけです。

①侵害の基本的な考え方

特許権のクレームの記載が「A、B、Cからなる装置」と記載されていた場合、第3者がAとBだけを製造していたのでは、侵害は成立しません。特許発明の一部だけが直接侵害ということはあり得ないとされています。(ただし、間接侵害が問題となることはあり得ません。)


特許権にクレームに記載された発明については、特許権の存在を知っているか否かは関係ありません。もちろん、侵害する意図がなかったとしても、侵害になります。
Blair v Westinghouse Elec. Corp, 291 F, Supp. 664, 160 USPQ 155 (D.D.C 1968)


したがって、特許侵害が成立するかどうかが争われたときに、故意や過失があったか銅貨を争っても意味をなしません。特許発明を製造すれば、有無を言わずに直接侵害の対象になってしまいます。

②製造とは

Ⅰ.製造の基本

「製造」とは、動作可能な構造物として実際に組み立てられたことをいいます。最終製品として動作可能な状態に完成させることが直接侵害の要件となります。


製造の定義が争われた判例では、ディープサウス社の判例があります。ディープサウス社は装置の部品をセット販売し、購入したユーザーが組み立てて使用していることが侵害に成立するか、否かを争ったことがあります。結論として、このディープサウス社は、単に部品を製造しただけになるため、直接侵害は成立しませんでした。


これを、ディープサウス・ルールと呼ばれます。ただし、間接侵害が成立したケースがあります。なお、ディープサウス事件は部品セットを「輸出」していたため、最終的な直接侵害が成立せず、当時では直接侵害の存在を要件とする間接侵害も問われることがありませんでした。


しかし、1984年に改正されて、271条(f)が追加されました。この特許発明の部品の輸出は侵害となることが現在では明確になりました、

Ⅱ.製造と修理

製品の修理は基本的な「製造」にはなりません。部分的な修理や、パーツの交換は直接侵害に該当しません。しかし、第1アロ事件のように、侵害全体を再生するような大掛かりな修理は直接侵害になる可能性もあるようです。


この第1アロ事件では、コンバーチブル・トップ・リプレイスメント社がオープンカーの幌に関する特許権を持っていて、交換用の幌を販売したアロ社を特許侵害で訴えました。


言うまでもありませんが、幌は風雨によって消耗していく性質があります。この事件の判決では、特許権のクレームに記載された発明の一部だけの使用が侵害とはなりませんが、またオープンカーの所有者が帆を修理することは当たり前な権利なので、帆の交換を行うことで侵害にはなりません。第1アロ事件についても、直接侵害が存在しないことを理由に、間接侵害は成立しませんでした。

③使用とは

Ⅰ.使用の基本的な意義

「使用」の意義を裁判で争うことはほとんどありません。「使用」とは包括的な用語であり、その発明の効果が発揮できるように作用状態にすることをいいます。

Ⅱ.単に所持していることについて

単に特許権に係る製品を所持していただけでは特許嫌悪侵害になりません。“単に”と協調されているのは、使用や販売が前提にあるための所持は侵害になってしまうからです。

その一方では、侵害品をすぐに使用できる状態で所持しているとき、侵害とされた例もあります。

Ⅲ.オール・ユース・セオリー

特許権者が予期せず、または開示していない目的で特許発明を使用しても、侵害を免れることはできません。例えば、特許権者が特許発明であるファスナーを衣服に使用する目的を開示したとして、被告が衣服ではなくポケット本にそれを使用した時も侵害となります。


つまり、特許権は、すべての使用に及び、この考え方をオール・ユース・セオリーと呼ばれています。


オール・ユース・セオリーは、大抵が化学物質や組成物には原則として適用されます。それでも、必ずしもそれが適用されない判例もあるので注意しなければなりません。例えば、エチレンの重合に使用を限定した触媒をクレームにした発明を開示したとき、同様の触媒をブタジエンの重合に使用する行為に特許権は及ばないとした判例もあります。
Ziegler v Phillips Petroleum, 483 F, 2d 858, 177 USPQ 481 (5th Cir 1973)


その一方で、クレームに記載された発明の本質を含む使用でなければなりません。例えば、特許嫌の発明である安全壁をボートの錨として使用しても、発明の本来の利用方法ではなければ侵害とはならないとする考え方もあります。

④販売、販売の申し出

Ⅰ.販売

販売とは、契約の成立、そして製品の引き渡しが完了するところまでを指します。したがって、特許発明に係る製品について販売契約がなされただけでは、販売にはなりません。

ただし、販売の契約は“販売の申し出”に該当し、侵害とされることがあります。申し出に該当しないのは、単なる販売の取り次ぎ行為になります。

販売が成立するためには、契約が完全に履行され、つまり販売品が購入者の手元に届かなければならない。したがって、単なる取り次ぎは販売行為を構成しない。

Ⅱ.特許権の消尽

特許権者から購入した製品をまた第3者に販売・譲渡する行為は、侵害になりません。特許権者が製品が一度販売された時点で、特許権は精進したと考えられるためです。

一方で、特許権者ではなく侵害者から購入してしまった製品を再販売する行為は、侵害になってしまいます。

Ⅲ.侵害者が特許権者へ販売する行為

特許権者が特許権の侵害者から侵害品を購入した事実は、侵害には該当しません。その理由は、特許権者が侵害品を購入したことについて、特許権者は損をしていないことになるからです。

しかし、当然、侵害者から特許権者が侵害品を購入したという事実は、特許権者以外の第3者にも販売していたという、侵害者による特許権侵害があった事実を証明づける決定的な証拠になります。

Ⅳ.販売の申し出

ウルグアイラウンド会議で合意されたTRIPS協定28条の侵害についての規定に、侵害として「販売の申し出」が侵害の一態様として明記されました。この協定を厳守すべくアメリカでも1994年改正法により271条に追加されたことになりました。


侵害者が実際に特許発明を販売しなくても、営業活動などで「販売の申し出」を行えば侵害になります。具体的に「販売の申し出」とは、侵害品を販売するために第3者に侵害品のデモンストレーションを行うなど、販売するために侵害品を展示していた行為などが該当します。

(2)方法特許に対する侵害行為の拡張

271条によれば、「特許権のクレームに記載された方法により製造した物を輸入、販売、販売の申し出、または使用した物は、侵害者として問われる。」ことが明記されています。


1981年の改正前の旧法では、侵害として271条に規定された行為は侵害とみなされていませんでした。そのため、例えば、法改正前では特許権の権利範囲が及ばないアメリカ以外の外国で侵害品を製造し、米国に輸入するという行為に対して方法特許を行使することができなかったことが問題とされていました。


そこで、1981年の改正法により、方法特許に対する侵害行為を拡張されました。271条(g)では、方法による生産物がアメリカにおいて輸入、販売、販売の申し出又は使用された場合に侵害に該当するとなりました。

①271条(g)の適用制限

販売等は特許権の存続期間中に行われることが条件になります。存続期間の満了や特許権者による放棄があって特許権が消滅すれば、当然ですがその方法により製造されたものを販売したとしても侵害に問われることありません。


また、特許権のクレームに記載された方法により製造された非商業的な使用は、271条による侵害にはなりません。ただし、侵害者の行為が悪質であって、特許権者を救済する手段がなければ、271条によって根拠に侵害者の侵害とみなし、特許権者が救済された判決もありました。

②使用された方法によって製造された場合

日本には方法特許、製造特許という棲み分けがあります。アメリカにおいても271条(g)の「その方法によって製造された」の「製造」の意義が問題となることがあります。


その方法特許を用いて製造されたものが、「事後的に実質的に変更される場合、または物の製造の中で非本質的な要素となっているとき、特許された方法により製造された物とはみなされない。」とされています。

では、化学物質など最終製品ではない中間体は、「製造された物」に該当するのでしょうか。


一般的に、この問題は、特許権者に十分な保護を与えるという271条(g)の趣旨を考慮して、ケースバイケースに判断されますが、特許権者側に有利に働くことがあります。


また、アメリカ以外の国での製造方法の特許の扱いでは、特許方法により、「直接的に」製造されたもののみに保護を与えていますが、アメリカでは271条(g)では、「直接的に」という文言が使われていません。

意図して「直接的に」という文言を避けることで、特許権者を厚く保護していることになります。


特に、中間体に関して、「実質的に変更」に該当するか否かが争点となることが多くなります。中間体がその後のプロセスによって、実質的な変更を受けて最終製品となる場合、中間体を輸出される行為などは侵害にはなりません。

したがって、被告側の抗弁として中間体が「実質的な変更」することを予定し、販売・輸入などをしていることを主張することがよくあります。


271条(g)が新設された1987年改正法に伴う議会報告書では、中間体が方法特許の侵害に該当するか否かは二段階基準が示されています。

一つのめの判断は、その中間体が特許された方法にのみ使用され、他の製品の商業的生産に使用できない場合、その後の変化にかかわらず「製造された物」に該当することになります。

二つ目の判断は、その後のプロセスが物理的または化学的な“属性”に変化がない場合には、「製造された物」になり、侵害に該当するとされています。

しかし、この問題について判例によって様々なアプローチがなされています。判例では、中間体と最終製品の「距離」がどの程度あるのかを考慮する基準も示されています。

ある判例において、人間の成長ホルモンのDNAを有するプラスミドの製造方法がクレームされた特許権を侵害したとして、そのホルモンを製造して輸出する行為は侵害とされました。プラスミドとホルモンは明らかに異なる物資ではありますが、両物質の距離がかなり近いためです。


このように、中間体の侵害問題については、今、現在も確定的な基準があるわけでもなく、発明の性質、立法趣旨、議会報告書において明示された基準及び過去の判例に基づいて、総合的に判断されることになります。

③立証責任

その物の生産方法の立証は、一般的に困難になります。一般的には企業秘密だとして開示されることはありません。したがって、方法特許または製造方法の特許権者は権利行使をする際に、その立証できるか否か悩まされることになるでしょう。


そういった事情もあって、アメリカでは特許権所の立証責任をかなり軽減されています。その方法では、得られた蓋然性が高く、かつ、原告がその製造方法を誠実な努力をしても判明しないときには、その方法により製造されたと推定されることになりました。


被告が特許された方法により製造されたことが推定されるので、この推定を覆るため、次は被告が反証を行わなければなりません。つまり、立証責任が被告側に転嫁されたことになります。

(3)侵害行為が拡張される

271条(f)によると、特許権によって保護された製品を完全に組み立てることができず、組み立て可能な部品の状態で海外から輸入する行為が侵害となりました。


それは271条(f)前段には、「特許権として保護された発明の構成部品を、組み立て前の状態で米国内又は米国外へ供給した者、または供給された者は、侵害者として問われる。ただし、侵害を構成する態様で、積極的にその組み立てを示唆している場合に限る。」との規定があります。


また、271条(f)後段では、「特許権として保護された発明の使用のために特別に製造又は改造され、非侵害の使用に適したものでない部品を、組み立て前の状態で米国内または米国外へ供給した者、または供給された者は、侵害者として問われる。ただし、侵害を構成する態様で、米国外で組み立てられることを意図している場合に限る。」との規定があります。

①歴史的な背景

旧法においては、特許権で保護された発明を用いた製品を組み立てる前の状態で1つのセットでアメリカに輸出した行為は侵害とはされていませんでした。組み立て可能な状態に準備することは、直接侵害の一態様である「製造」ではないからです。


組み立てることが「製造」に該当しないということは、ディープサウス事件の判例においても支持されました。ディープサウス社は、組み立てれば特許で保護された発明に該当する部品セットの販売がなされましたが、結局、直接侵害に問われることになりませんでした。直絶侵害に該当しないので間接侵害にも問われませんでした。


このディープサウス判決後、デイープザウス者や裁判官たちに産業界から批判が相次ぎ、1984年の法改正で271条(f)が追加されたことになります。271条(f)では、特許権で保護された発明を用いた製品を組み立てず、組立前の部品をセットとして輸出した行為が侵害に問われる可能性がありました。

②積極的にその組み立てを示唆

特許権により保護された製品の部品を輸出した事実を立証するところまでは比較的容易だと思います。しかし、積極的にその“組み立てる行為”を示唆したか否かの立証することは難しいかもしれません。(組み立てる前に他の国に輸入されるものかもしれません・・・)


しかし、これまでの判決で、271条(f)の「積極的にその組み立てを示唆」されたか否かを侵害が成立するための要件として厳密に要求した判例はほとんどありません。


つまり、「積極的にその組み立てを示唆」とは、271条(f)の適用させるのを制限するような要件ではなく、特許権を保護するために、むしろ適用範囲を拡大する趣旨で追加されたと解釈する方が正しい見方だと思います。


したがって、その見方であれば、侵害者が特許権で保護された製品を組み立てるために必要な部品の全てを輸出しており、かつ海外でそれが特許製品として完全に組み立てられている限り、侵害者が「積極的にその組み立てを示唆していない」と主張しても侵害を免れることはないでしょう。


つまり、271条(f)はディープサウス事件で指摘された侵害規定の抜け道を塞ぐために設けられた規定です。レイモン事件では、「積極的にその組み立てを示唆」という要件が新たな侵害への抜け道になってはならないことを裁判官がコメントした判決もありました。
T.D Williamson Inc. v. Laymon, 273 F. Supp 587, 13 USPQ 2d 1417 (N.D. Okla 1983)