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社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

一部継続出願や分割出願などの継続出願を効果的に使って、一つの商品に係る特許権を増やす

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アメリカの特許制度において“継続的な出願”とは、親出願の出願日の利益を受けることができる出願のことを総称して呼びます。アメリカの特許制度ならではの制度として、この継続的な出願が挙げられ、訴訟などにおいても企業同士がよく争うこともあって、何度も改正が重ねられ、頻繁に規則が変更している、日本企業にとっては少し迷惑な面もある制度です。


例えば、法改正をまたいで継続的な出願がなされた特許では、審査経過を追うと新旧の法規則に合わせた出願がなされており、企業の事業戦略の目的に応じて複雑に絡み合った特許ポートフォリオを形成されていることも多くあります。継続的な出願の制度を熟知しているか、していないかで拒絶理由に対する対応などの中間処理などの対応も変わってきます。継続出願では新規事項の追加も一部認められることもあり、特許ポートフォリオの充実具合、多面的な権利取得等を行うことができ、企業の事業戦略に大きく影響を及ぼします。

(1)継続的な出願にはどのような種類があるか

継続的な出願は、親出願の出願日の利益を享受した出願になり、以下の3つの出願があります。
★一部継続出願 (CIP:continuation-in-part application)
★分割出願 (divisional application)
★継続出願 (continuous application)


1999年の法改正がなされる前までに、継続出願の一種である継続審査出願(CPA:continued prosecution application)が最もよく使われていましたが、CPAの廃止予定が明らかにされ、一定の移行期間経て、継続審査請求(RCE: request for continued examination)に置き換えられました。従来からの継続出願はRCEの手続きの導入後も存続しています。


また、継続的な出願は、基礎出願とは別出願になりますから、新たらしい出願番号がまた振られます。出願日が認定されるのに対して、RCEは審査を継続させる手続であり、別個の出願として扱われます。

(2)一部継続出願(CIP)

①一部継続出願とはの概要

一部継続出願とは、親出願の内容に新規事項を追加した出願します。親出願の審査の過程で補正するときには、新規事項を明細書に追加することはできません。そういった事情もあって、新規事項を追加したいときにはCIPを選択することができます。


日本の特許法では、親出願に新規事項を追加するために、国内優先権を主張して新規の出願をすることで、新規事項に該当しない発明の部分は基礎の出願の日が新規性の基準とすることができます。ただし、国内優先権の主張は、最初の出願日から1年以内という時間的な制約があります。しかし、アメリカの特許制度では、親出願が審査に係属してさえいれば、いつでも一部継続出願の手続が行えます。。


したがって、一部継続出願を利用すれば、審査の状況に応じて、新規事項を追加することも可能であり、拒絶理由の解消など応用できます。ただし、一部継続出願において追加された新規事項については、有効出願日(新規性の判断時)は、親出願の出願日ではなく、一部継続出願の出願日になってしまいます。ちなみに、親出願にすでに記載されていた事項についてはは、親出願の出願日が有効出願日となります。そのため、親出願の出願日から一部継続出願の手続きの日に公開された先行文献をもって、一部継続出願のクレームが拒絶されることも大いにありうるので、特許調査をしっかり行ったうえで一部継続出願を行った方がよいでしょう。

②一部継続出願ができる時期

一部継続出願の手続きすることができる時期は、いずれかの期間にします。
★親出願の特許の発行前
★親出願の放棄前
★親出願の手続終了前

一部継続出願は、親出願が審査か審判に係属していればいつでも出願することができます。「親出願の手続終了」とは、もし審判請求がされた場合とは、具体的は審判請求の却下がされたとき、裁判所への提訴が行われなかったときのことを指します。


つまり、審判請求をすれば、審決が確定しなければ、一部継続出願を出願することができます。もし、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に出訴していたい場合には、判決を受け取った日が親出願の手続終了日となります。

一部継続出願は、親出願の願書に記載されている発明者のうち、誰か1人が一部継続出願の発明者として含まれていればよい。複数の発明者がいても、1人の発明者さえ親出願と共通していれば問題ありません。


また、一部継続出願の明細書には、最初に「関連出願の参照」として親出願の出願番号を明記することが求められます。例えば、「This is a division of Application No・・・, filed・・・」と明細書の最初に記載し、続けて親出願が今どの状態にあるのかを記載します。


また、親出願の記載不備を補う目的では、一部継続出願をすることができません。つまり、親出願では112条(a)の記載要件は満たされていなければなりません。したがって、親出願で明細書の記載要件に不備があることについて、拒絶理由を受けてから、一部継続出願をして記載不備を解消するという考え方は捨てなければなりません。もし、112条(a)の要件を満たしていない状態で一部継続出願をすれば、親出願の出願日の利益が受けれなくなり、親出願によって一部継続出願は非自明性を否定されてしまうことがほとんどです。

一部継続出願は新規事項を追加して出願することはできますが、当然、新規性および非自明性が要求されることは、まず言うまでもないでしょう。例えば、一部継続出願に追加した新規事項が、一部継続出願の出願日よりも前に公開されてしまっていれば、やはり、特許としては認められません。

③一部継続出願の手続

一部継続出願は、規則1.53(b)の手続に則して行います。一部継続出願を出願するときは、新規事項を加えた新しい明細書及び図面を提出します。親出願に記載されていた発明をすべて含ませ、開示の継続性を維持することで、親出願の有効出願日を維持します。


例えば、一部継続出願に記載していなかった親出願の内容があれば、当然、一一部継続出願で権利取得することはできません

親出願の処分に関しては、出願人は、親出願を権利化することもできますし、放棄することもできます。もし、一部継続出願と親出願のクレームが大きく変わっていてもそれぞれ権利化を図ることができます。一部継続出願で発明で十分な権利を取得できているのであれば、を親出願は放棄したってよいでしょう。ただし、親出願を放棄するためには、放棄書を提出しなければなりません。

④一部継続出願の使い方

1.改良発明を追加する

親出願を出願した後、さらに技術開発を継続していた結果、改良発明を完成したとき、CIPを利用すれば、既出願に組み込むことができます。


改良発明を含ませることにより、いくつかの発明の実施例を包括的にカバーすることができ、一つの特許権で様々な実施例を含むことができます。あるいは、発明を実際に製品化したところ、改良や変更が加わり、結果として権利として保護したい発明の内容も少し変更するする必要も出てくるでしょう。このような事情を見込んで、実際に事業を行う製品に近い実施例を一部継続出願で補足することが考えられます。

また、昨今では企業間の開発競争が激しくなっていることもあって、親出願を出願した後すぐに他社からも親出願に記載した発明の内容に類似した製品をリリースされることだって十分に考えられます。そんなときは、他社の技術とのしっかりとした差別化するために、他社製品には開示されていない新たな技術的特徴を加えて、一部継続出願を出願することも一つの方法です。


さらには、例えば、化学分野に関する発明であって、親出願後に引き続き実験を行っていた結果、新たな知見を得ることもあるでしょう。その実験データが出願当初の発明の範囲と異なる範囲を裏付けるものである場合も、一部継続出願でもって、実験データを追加して新たなクレームに書き換えてもよいでしょう。

なお、出願後に得た実験データだとしても、出願当初の発明の新規性や非自明性を主張し得る事実や効果を裏付けるデータであれば、一部継続出願をしなくても、中間処理の過程で規則1.132の宣誓書によって提出することもできます。

2.記載不備への補完

親出願の明細書の記載が不十分であったために、112条に基づく拒絶理由を受けてしまった場合、中間処理において明細書に新規事項を追加することは認められません。一部継続出願するこで、新しい(記載不備を訂正した)明細書を提出することができます。


しかし、上にも書いてありましが、親出願が112条の要件を満たしていなければ、一部継続出願ができません。112条が満たされていないと、一部継続出願親出願の有効出願日の利益を受けることができません。


したがって、親出願で112条に基づく拒絶理由を指摘された場合、一部継続出願をしても解決策にはなりません。一部継続出願で親出願の出願日の利益をちゃんと確保したいのであれば、その親出願で指摘された112条に基づく拒絶理由にもきっちりと意見書や補正で解消しておかなければなりません。


それでもなお、指摘された112条に基づく拒絶理由が妥当であるならば、親出願の出願日の利益を受けられないかもしれないことを理解した上で、一部継続出願を選択するのも一つの手ではあります。ただし、この場合であっても、親出願で指摘された112条の拒絶理由に対しては、意見書で記載不備はなく112条の要件については満たしていると信じていることを主張しておいた方がよいでしょう。出願人から主張として、記録に残しておけば、後に親出願の出願日の利益を主張し得るかどうか問題になった場合、その主張が参酌される可能性があります。

3.補正却下への対応

例えば、中間処理の間で明細書や図面を根拠に補正した主張したとしても、その補正が新規事項とみなされて審査官に却下された場合、一部継続出願を選択することもあるでしょう。一部継続出願であれば、新規事項の追加が認められるため、事であるのか否かはそもそも争う必要がありません。


ただし、このときでもその補正が新規事項の追加であるという審査官の見解に対しても、出願人はその補正が新規事項の追加には該当しない旨を反論しないまま一部継続出願をしてしまいますと、出願人もその補正したと内容が親出願時に開示されていない新規事項であると認めたと解釈される恐れがあります。結果として、例えば、訴訟やなどでその特許性の判断時期が親出願の出願日まで遡らず、後の権利行使に際して出願人にとって不利な状況を招きかねませんので、必ず何かしらの反論はしておくようにした方がよいと思います。



したがって、記載不備や新規事項の追加による補正却下に対して一部継続出願で対応することは、どちらかと言えば出願人にとっては不利な状況になり、消極的な対応と言わざるを得ません。一部継続出願をしたとしても、実質的に有効出願出願日が繰り下がってしまう可能性が高いためです。


そのような状況を理解しているうえで、一部継続出願をせざる得ない状況であれば、親出願の出願時に提出した明細書に大幅な手を加えるのではなく、できるだけオリジナルの大部分はそのまま残して、追加事項は必要最低限に留めるべきです。親出願の明細書を大幅に書き加えてしまうと、審査官によって、親出願のときに開示されていた発明と、一部継続出願時に書き換えた発明が一致していないと捉えられてしまうリスクがあるからです。

4.複数の出願を統合

一部継続出願を使って、複数の別々に出願されていた出願を統合するともできます。例えば、複数の出願を統合することは意外と役に立つ実務です。それぞれ一つの商品の一部に関する特許出願で、互いに密接に関連する発明であれば、各々の審査において102条、103条または二重特許の拒絶を受けてしまってその解消が困難だと判断できるとき、これらの出願を一つの一部継続出願として統合すれば、それぞれの組み合わせにより拒絶理由を克服することができるかもしれません。もちろん、複数の出願を統合するとき、各々の親出願と一部継続出願の出願人は完全一致の同一人でなければ冒人出願とみなされます。。


ただし、発明者は完全一致の同一である必要はありません。それぞれの出願において、少なくとも1人の発明者が共通していればそれぞれを統合して出願することができます。関連発明に関する出願のうち、すでに特許が付与された発明に関する出願については一部継続出願に含ませることはできません。

5.審判請求後の利用

Final Office Actionに対して応答しても尚、拒絶理由が維持され、審判を請求した場合、出願人である審判の請求人はその出願に係るクレームを補正することができません。


つまり、それは以前にも説明しましたが、審判を請求するときのクレームは、請求人が特許を受けるべきクレームであると信じて審判を請求しているのであり、これまでの補正の機会があったのであれば、請求人はこれ以上補正を望んでいないとみなされるためです。また、審判は一度審査が終了している状態で尚、不服を打ち立てるわけですから、審判請求後宣誓供述書または宣誓書を提出することは基本的に認められません。これも、審査が一度終了しているのに、新たな証拠なく、審査に必要な証拠はすべて提出されているとみなしているからです。


しかし、実際には審判請求後も引き続いて実験が行われていることもあり、審判席救護の実験で何か新しい結果や証拠が得られることもあるでしょうし、クレームを補正する必要が生じたりすることも十分に考えられます。このような場合、審判後は唯一明細書に実験データに関する新規事項を追加できるのが一部継続出願になります。まぁ、実験結果を補足するようなデータであれば、新規事項の追加にはならないので継続審査請求(RCE)をすればよいでしょうが。

(3)分割出願

分割出願とは、親出願の明細書や図面で開示された発明であって、親出願でクレームされたていない主題を新たにクレームして出願する手続きを指します。分割出願は、原則として一部継続出願と同じく規則1.53(b)に沿って手続を行います。

ただし、法改正の影響もあって、親出願の出願日が1995年6月8日から2000年5月28日までの期間にあるときは、規則1.53(b)と規則1.53(d)のどちらの手続を選択するのか出願人が選択することができます。(出願日が2000年5月28日より後の出願が親出願に該当する場合は、規則1.53(b)のみの手続きに沿うことになります。)

出願できる時期、要件、および手続は、以下に詳細に記載しますが、原則として同じ規則1.53(b)に則っていることから一部継続出願と同様の時期、要件になることが多くあります。

①分割出願の要件

分割出願においては一部継続出願と異なり、親出願に記載されていない新規事項を追加することは認められていません。つまり、分割出願では、親出願と同じ明細書と図面を使用し、クレームだけ書き換えて親出願にクレームされていない発明を規定することになります。もし、分割する対象の発明が新規事項であると審査官に判断される可能性があるのであれば、そのときは一部継続出願を選択しておいた方が無難になります


また、分割出願は親出願の明細書に何も手を加えずそのまま使用するので、開示の継続性も確保することになります。つまり、親出願に含まれていた発明は漏れなく分割出願に取りこまれるため、その分割出願からさらに別の分割出願(孫出願)もすることも可能です。

②分割出願を利用するケース

1.限定要求・選択要求で選択できなかったクレーム

審査において、一つの出願の中で複数の別の出願でなされるべき複数発明がクレームされているとき、審査官は審査の効率化や単一性を満たすために限定要求や選択要求を発行します。一般的には、限定要求や選択要求が発行された場合、出願人はそれ自体に異議を唱えることはなく、複数のクレーム群の中から出願人は一つのクレーム群を選択を迫られます。このときに選択できなかったクレームは審査の対象から外されますので、選択できなかったクレームについても、特許権として保護する必要があれば分割出願をすることで審査に係属させることができます。


なお、分割出願のタイミングは親出願が審査に係属していればいつでも行うことができますが、一度もOffice Actionが発行されていない状況で分割出願をしない方が好適です。その理由は、親出願の審査の上で発見される先行文献は、当然、関連性の高い分割出願の先行文献とも成りやすいものです。したがって、親出願である特許性が出る範囲をある程度見極めてから、分割出願をする方がその分割出願において不要な拒絶理由などを指摘されずに済むようにクレームを工夫することができます。そのため、費用面や労力を考えると、限定要求や選択要求を受けたからといってそのときに対処しなくてもよいことがほとんどです。



なお、選択しなかったクレームについてした分割出願は、出願日が親出願と同じであるため、親出願に基づく二重特許(ダブルパテント)を指摘され、拒絶されることはありません。

2.複数の発明を含んでいる場合

親出願の明細書や図面に複数の発明を含んでおり、審査の結果その一部の発明しかクレームに表現できないなかった場合に分割出願をすることができます。例えば、拒絶理由を受けることなく、審査が終了して特許査定となった場合、クレームに規定された発明は先行技術に対して限定され過ぎていた可能性が高いと言えます。また、審査の過程で出願時のクレームの範囲を広げる補正はなかなか認められにくいもので、審査中に権利を広く取りたい希望が出てくるでしょうし、出願時には気付かなかった発明も明細書や図面に開示されてしまっていることも可能性としてはあります。そのような場合に備えて、特許査定が出たからと言って安心することなく、一度明細書や図面を読み込み、クレーム作って一つの商品を多面的に特許権で保護できるよう、分割出願のチャンスを見逃さないようにしたいところです。


(4)継続出願

継続出願とは、親出願の出願日の利益を主張した出願で、新規事項を含むことなく、親出願の明細書および図面を用いる出願になります。


上記の説明から分かるように、継続出願は、手続的には分割出願と差異はありません。ただし、実務上・審査の上では使い分けられていることがほとんどです。分割出願とは審査を受けていないクレームについて、新たに審査を求める出願であるのに対して、継続出願はFinal Office Actionの後に審査のやり直しを求めるために、継続的な出願になります、と理解されている。


具体的には、実務上の継続出願を選択する機会は、Final Office Actionにおいて一部のクレームだけが許可された状態であって、いくつかのクレームについては拒絶理由が維持されていた場合、拒絶理由があるクレームは削除し、拒絶理由がないとされるクレームについては早期に権利化することが十分に考えられます。そのとき削除したクレームについても引き続き権利化を希望する場合には、継続出願ということで、削除したクレームをもって再度出願することができます。、