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特許実務com Patented!!

社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

アメリカで特許権が付与された後の手続

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http://www.flickr.com/photos/43671133107@N01/2072910713
photo by somebaudy
特許が付与された後も特許として認められたクレームについて無効理由が残ることもあります。また、第3者が登録された特許のクレームに対して異議を申し立てることもあります。

2011年にリーヒー・スミス・アメリカ米国発明法は、先願主義に移行するとともにそれまで存続していた当事者系再審査とインタフェアレンスを廃止にしました。し、これに代わって、特許付与後の手続代わりに、異なる目的を有する様々な種類のポストグラント手続(付与後手続、Post Grant Proceeding)が導入されましたを導入しました。


ポストグラント手続きは、それぞれの目的に応じて使い分けてなされます。ポストグラント手続は大きく分けて、(1)特許を訂正する手続、(2)特許の有効性を争う手続、(3)その他の手続に分けられます。

(1)特許権を無効にする手続特許無効の手続

①手続きの比較

特許権が付与された後、第3者が特許の有効性を争う4つの手続(査定系審査、付与後レビュー、当事者系レビュー、ビジネス方法レビュー)を下の表で比較してみました。

査定系再審査
時期 特許付与後
基本料金 $17,750+α
請求人/請願人 特許権者または第3者
対象 すべての特許
請求/請願の理由 特許公報または印刷刊行物に基づく理由
手続開始基準 特許性に関する実質的に新しい問題があること
匿名性 匿名可能
禁反言 なし
審理基準 審査に準じる
審理の主体 中央再審査部
期間 期間なし。ただし、特急審査
不服申立て 特許権者のみが不服申立て可能
和解 なし

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付与後レビュー
時期 特許付与後9カ月以内
基本料金 $35,800+α
請求人/請願人 第3者
対象 2013年3月16日以降
請求/請願の理由 ベストモードを除くすべての無効理由
手続開始基準 請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性も高いこと
匿名性 匿名不可
禁反言 請願人が当業者系レビューで提起したまたは合理的に提起できたであろう理由に基づいて、特許庁民事訴訟等において無効手続きを請求できず維持できない
審理基準 包括審理ルール
審理の主体 中央再審査部
期間 審理の開始から1年半以内(正当な理由があるときは6カ月の延長可)
不服申立て 双方の当業者が可能
和解 あり

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当事者系レビュー
時期 特許付与後9カ月以降
基本料金 $27,200+α
請求人/請願人 第3者
対象 すべての特許
請求/請願の理由 ベストモードを除くすべての無効理由
手続開始基準 請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性がある場合
匿名性 匿名不可
禁反言 請願人が当業者系レビューで提起したまたは合理的に提起できたであろう理由に基づいて、特許庁民事訴訟等において無効手続きを請求できず維持できない
審理基準 包括審理ルール
審理の主体 中央再審査部
期間 審理の開始から1年半以内(正当な理由があるときは6カ月の延長可)
不服申立て 双方の当業者が可能
和解 あり

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ビジネス方法レビュー
時期 特許付与後9カ月以内
基本料金 $35,800+α
請求人/請願人 侵害問われている第3者のみ
対象 ビジネス方法特許
請求/請願の理由 旧102条の先行技術に基づく新規性・非自明性
手続開始基準 請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が高い場合
匿名性 匿名不可
禁反言 請願人が当業者系レビューで提起したまたは合理的に提起できたであろう理由に基づいて、特許庁民事訴訟等において無効手続きを請求できず維持できない
審理基準 包括審理ルール
審理の主体 中央再審査部
期間 審理の開始から1年半以内(正当な理由があるときは6カ月の延長可)
不服申立て 双方の当業者が可能
和解 あり

②選択の基準

1.当業者レビューと付与後レビューを選択する基準

特許権の有効性を争う手続きとして典型的なものは、当事者系レビューになりますーです。当事者系レビューでは、請願の時期やと対象となる特許の種類にも制限はありません。もなく、手続にかかる費用も付与後レビューよりも安い。


しかし、当業者レビューは、付与後レビューと比較してもすると請願の根拠とできる証拠が、特許公報特許または印刷刊行物によって基づく新規性・非自明性を否定できるものに限られてしまいます。(実製品では根拠にはなりえません。)に限られてしまいます。

ただし、手続にかかる費用が安いと言っても、旧法での査定系再審査の庁超料金が$2,250だったので、現実的にはことを振り返れば、大幅に値上げされてしまった状況ですています。


一方の付与後レビューは、特許権が付与された後付与後9カ月以内であればに限って請願することができまする手続であり、手続を懇願する時期の時期的制限されているがある代わりに、ベストモードを除くすべての無効理由を対象に申し立てることができます。新規性・非自明だけでなくても、記述不明瞭やサポート要件違反などの無効理由が残ることを理由に手続することができます。


付与後レビューのを申し立てることができます。庁超料金は当事者系レビューよりも高く設定されています。割増しになっています。

また、付与後レビューは、2013年以降の有効出願日を有する特許権に対してしかのみ請願することができませんきます。2012年以前の出願日を有する特許権には付与後レビューを懇願することができません。この点がで過去のすべての特許権を対象に広く取り扱っている当業者レビューとは異なります。に対して請願することができる当事者系レビューと異なります。

また、当事者系レビューと付与後レビューは手続が進められるか否かハードルが設けられています。

当事者系レビュー審理が開始される条件は、reasonable likelihood基準といい、では、「請願により申し立てられた1のクレームに関して請願人員が優勢であるという合理的な見込みがある場合に限」とあります。り、審理が開始されます。(314条(a);a reasonable likelihood that he/she would prevail as to at least one of the claims challenged)

一方でまた、付与後レビューの審理が開始される条件は、more likely than not基準といい、は、「請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性よりも高い場合」にとあります、ようやく審理が開始されます。(324条(a);it is more likely than not than at least one of the claims challenged is unpatetable)


一方で、当事者系レビューでは、「請願により申し立てられた1のクレームに関して請願員が優勢であるという合理的な見込みがある場合に限り、審理が開始されます。(314条(a);a reasonable likelihood that he/she would prevail as to at least one of the claims challenged)

ここで、more likely than not基準とreasonable likelihood基準とのmore likely than not基準2つ基準があり、日本人にとって言葉だけではこの差がは分かりにくいですが、これについて当時の特許審判部のジェームズ・ドナルド・スミス審判長はの公式見解としては、more likely than not基準よりもreasonable likelihood基準の方がハードルは低いとはっきり述べました。述べています。

つまり、当事者系当事者系レビューの方が受け入れられやすいというわけです。。reasonable likelihood基準では、審判部の裁量が考慮されますし、一般的に請願人に50%の勝機があれば場合には審理が開始されると言われています。当業者レビューは明らかに無効資料ではない限り審理をスタートすることができるのです。一方で、more likely than not基準は50%を超える勝機がないとまず認められません。

2.ビジネス方法レビューとは

ビジネス方法レビューは期間限定で設けられたポストグランド手続です。ビジネス方法レビューが請願できるのは2020年9月16日までです。施行される暫定制度である点で異色の手続です。

請願できる特許権の対象もはビジネス方法特許に限られ、技術的な発明は対象になりません。したがって、ビジネスレ方法このレビューで争われる発明事件は、特許分類的に言えば電子商取引など、例えば、金融商品に関するデータ処理を行う方法または装置などに限定されています。であって、火技術的なビジネス方法に限定されています。そのため、多くの実務家はあまり経験することがないプログラムかもしれません。


ビジネス方法レビューの特徴はさらには、直接的に侵害を問われている第3者のみが請願することになっています。ができます。請願の理由も改正法前旧102条の先行技術に基づく新規性・非自明性に限定されています。、旧法の下下で付与された低品質な特許権を対象にしていることが明らかです。とが分かります。

このビジネス方法レビューが設けられたことからもUSPTOが今後のビジネス方法に関する特許への成立を厳しく判断することの姿勢の表れでしょうか。USPTOはやはりトロールに対してさらに厳しく、企業を保護する目的のためですね。

3.査定系審査の注意点

査定系審査は、旧法からさほど変更されないままず残っている制度になります。で

この査定系審査は第3者が積極的に特許性を争う手段として不十分な部分が残ります。と言わざるを得ません。その理由は、なぜなら、名目上第3者からの再審査を認める制度でありによる請求は認めていますが、少し特許権に対して請求後は弁駁の機会が与えられるのですがものの、結局のところその後は特許権者と審査官との間でクローズしてだけで審理が進行してしまいます。再審査の結果について討論する機会に、第3者は参加させてもらえません。する機会が与えられないからです。


査定系再審査のメリットと言えば、しかし、①匿名で請求することができることと、②費用が当事者系レビュー等よりも安いこと、③さらには禁反言がないことが挙げられます。そのためこれからもことから、第3者に引き続き利用される制度だとは思いますが、僕の私見としては安いと言っても$20,000はかかりますし手軽に利用できる制度ではないはず、それならば白黒をはっきりつけられる当事者系レビューをした方が禁反言もあり、無効にする自信があるのならば当事者系レビューを採用するはずだと思います。可能性はあります。


なお、査定系再審査の庁料金が当事者系レビューよりも安いと言うものの、従来は査定系再審査の庁料金のベース料金が$2,520から現在は$20,000まで各段に引き上げられたため、手軽に請求できるわけではなくなりましたよね。


なお、法改正前は確かにコストメリットがありました。$2,520で査定系再審査を請求することができ余した。USPTOはこの値上げについて、この点に関してUSPTOは従来の庁料金が審査にかかるは内部コストに見合うものではなかったためと説明しています。かったますます、と説明し知升が、急激な値上がりは査定系帰依再審査の活用する企業は少なくなってしまうのではないでしょうか。にネガティブな影響を与えることは間違いありません。


第3者が査定系再審査と当事者系レビューを選択酢r溶き、不利な心理手続きを承知で匿名性をとるか、匿名性を捨て$10,000をさらに払って完全な当事者対立構造に持っていくかの選択になります。

(2)特許権の付与された後、書類を訂正するための訂正手続

①手続の比較

特許権が付与された後、特許証や特許権として認められたクレームに必ずしも間違いがないとは言いきれません。この間違いが見過ごされていたために、特許権者が権利行使できない状況になることを避けるための手続があります。特許権者側の救済処置としての意味合いが強くあります。次に、第3者が特許を訂正するための特許権として3つの手続(訂正、再発行、査定系再審査)を比較しました。

訂正
庁料金 $100
請求人 特許権
請求の理由 誤記または方式的な誤り

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再発行
庁料金 $1,750+α
請求人 発明者
請求の理由 明細書または図面に誤りがある場合。クレームが狭いor広い場合

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査定系再審査
庁料金 $1,750+α
請求人 特許権者または第3者
請求の理由 印刷刊行物に基づく特許性

②選択の基準

1.訂正の留意点

一般的に訂正とは、特許権の効力に影響を与えない範囲におけるいような誤記や方式的な誤りを訂正することを指します。したちきに利用する。例えば、訂正とは、発行発酵された特許証書において発明者の名前に性の誤記があった場合に正しい発明者の名前に書き替えることを訂正すると言います。クレームにも例えば、ケアレスミスの場合、訂正することが可能です。しかし、または事務的な誤りを訂正し、訂正証を発行することを言います。訂正によってクレームの内容を実質的にな内容を変更することは訂正の範疇を超えており、認められません。はできません。

2.再発行の留意点

再発行は特許発明の開示に誤りがあったことが原因でせっかくの特許権をあるためにその特許発明が実施不能にしてしまった、または無効にしてしまうであるという程度重大な欠陥があるときに利用する、特許権者への救済措置ですされます。


簡単に言えば、再発行とは明細書やクレームの記載に重大な誤りがあったためにあるためにその特許が実施不能または無効である場合に、訂正した特許を再発行することをいいます。


ここでいう誤りとは、クレームが狭すぎるまたは広すぎる場合にも含まれます。また、に、明細書及び図面の開示に誤りがある場合、外国優先権嫌の悪主張のお欠落又は誤り、関連出願の参照山椒の誤りなど、もが含まれます。ケアレスなスペルや文法のミス、誤植、編集上の誤記は含まれません。誤記などはこれらは発明を実施不可能にする程度のミスほどではないからです。

特許権が発行発酵された後、クレームが狭すぎてしまったために悪質な侵害者を差し止めることができないとあれば大問題です。ときそのような場合に、特許権者はがクレームを拡張することができます。もちろんその拡張した範囲は出願時においても新規性と進歩性を備えていることが絶対ですが。

すれば対処できます。再発行とは、クレームの権利範囲をを拡張できしたいときは、特許の再発行を利用します。再際発行は特許後にクレームを拡張する唯一の手段です。ただし、請願するのに時間的な制限がもうけられており、現特許権がの発行されてから2年以内に請願している必要がありますでなければなりません。

また、クレームを拡張したとしてしても、再発行の前の行為に対して拡張した範囲の効力に基づいて権利を行使することを許されません。はできません。また、再発行により特許権が拡張する前に実施していた第3者には通常実施権(いわゆる中用権)が認められ、権利行使することができません。あくまで再発行により得られた特許権は再発行後に実施された行為に限定されます。れる可能性があることを注意しなければなりません。これを認めてしまえば侵害がないものとして正当に事業をしていた第3者に大きな損害を与えてしまうためです。


査定系再審査は、特許が発行発酵された後に、新たな先行技術の発見によりクレームの特許性に疑義が生じた場合、それですべての範囲において特許権が失われてしまった場合に特許権者は大きな損害を受けてしまいます。それを救済する措置として位置付ける制度にもなります。無効理由として提示された先行技術を避けてもなお特許権者はそのクレームを減縮しての特許性を維持したい場合にと考えたとき、クレームを訂正して先行技術を利用されます。回避するために利用します。
査定系審査とは、特許の発行後、特許庁が先行技術に基づいてクレームが特許性を有するか否かをもう一度しんさすることを言います。

再審査においてでは特許権者に対して補正書をの提出することが認められているので、クレームを訂正することができます。実質的にはクレームを拡張するのではなく、根拠として挙げられた先行技術を回避するためです。

査定系再審査は、特許権者が請求すれば実質的に「審査の再開」となり、出願時のお審査と同様の手続で、先行技術を完全に克服した信頼性の高い権利を得ることができます。さらに、特筆すべきことして、査定系の再審査ではは審理が出願時と同様に第3者を排して行われます。そのためるので、、実質的に特許権者の主導で特許性の容認するよう審査官を説得することができます。任用に持ち込むことができます。


ただし、査定系再審査においても再発行と同様に再発行とどうように、再審証の発行の前の行為に対して訂正した範囲の効力に基づいて権利を行使することはできませんし、ません。また再審証が発酵される前に実施していた第3者には中用権が認められます。

(3)特殊な手続き

特許の有効性や訂正に関する手続以外に、冒認手続きと補充審査があるがその内容を下記の表にまとめました。

冒認手続
時期 冒認された発明のクレームの最初の公開の日から1年以内
請願人 特許出願の出願人
手続 請願を提出する
目的 2人の出願人の間でどちらが真の発明者であるかについて争いを解決する
決定 特許審判部が、先の出願の発明者が請願人の出願の発明者から発明を引き出し、そのような発明がクレームに記載された先の出願が授権なしにていしゅつされたかどうか決定する
和解 あり
補充審査
時期 特許付与後
請願人 特許権
手続 特許に関連すると考えられる情報のアイテムを12個以下提出する
目的 不公正な行為の原因となる情報の提出し、考慮してもらう
決定 提出した情報のアイテムのいずれかが実質的に新しい問題が提起しているときは、査定系再審査が命じられる。一方、実質的に新しい問題が提起されていないときは、査定系再審査は命じられない
和解 なし

冒認手続は、自分の発明が第3者に引き出され、先に出願されてしまった場合に、新緒発明者を明確にする争う手続です。旧法におけるで存続していたインタフェアレンス(先発明者を決定する手続)に代わる制度になります。です。


補充審査は、特許権者は不公正な行為の根拠となる情報を補充審査の請求とともに提出し、審判部に前もって考慮してもらうことができる手続です。補充審査を請求して提出した情報のアイテムが新たな問題を提起していると認められた場合は、査定系再審査が開始されます。


査定系再審査との違いは、補充審査で提出された情報の審判部によってアイテムが考慮され、再考慮され、または訂正されたときは、将来的にその情報に関する行為を根拠として権利行使不能とされることはなくなります。つまり、特許権者にとってリスクヘッジのためのされることなくなります手続です。。第3者が将来的にすなわち、その情報を根拠国のアイテムに基づいて特許権者の不公正な行為があった主張したとしても一度審判部によって不正な行為に該当しないと判断されていることからと覆らないということです。認められることはありあせん。



したがって提出する情報のアイテムが例えば不公正な行為であると疑われる可能性があった場合には、査定系再審査を請求するのではなく、補充審査を請求することでことが足りる、というわけです。