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社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

狭い権利範囲で登録されてしまった場合の救済措置。アメリカ特許では、再発行で登録クレームを拡張できる可能性がある

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特許権はクレームに記載された文言によって、侵害の該否が判断されます。第3者はその権利に規定されたクレームの文言を少し変更して侵害から逃れようとするものです。


特許権者は審査の過程でもう少し広く権利化可能だったのかもしれないが、気付かないままクレームを狭く権利化してしまうこともあるでしょう。また、クレームの誤記が見過ごされ、権利化されてしまった場合に、後から気付いてしまった、なんてこともあり得ます。そんなことになってしまったら、悪意のある第3者が登録クレームの一部だけを微妙に変えて、権利回避することで、特許権者の利益が損なわれる可能性も否定できません。

そのような事態に備えた救済措置があります。それが再発行。

再発行(reissue)とは、明細書やクレームに誤りがあり、そのために特許が実施不能または無効にしてしまった場合、訂正した特許を再発行することができます。再発行は実施不能または無効である程度重大な欠陥を訂正することができます。日本の特許法では、登録されたクレームの範囲を拡張は認められませんが、アメリカの特許法では特許権が発行されてから2年以内に再発行特許出願を用いればクレームの権利範囲の拡張が認められる可能性があります。

今日はその再発行特許出願手続について説明していきたいと思います。

(1)再発行手続の出願人

再発行特許出願をすることができるのはその特許発明の発明者のみに限定されてしまいます。

もし、その特許権が発明者から第3者(譲受人)に譲渡されたときは、発明者であっても今の譲受人の同意書が必要になります。

複数の譲受人に特許権が譲渡されたときは、すべての譲受人の同意書が必要になります。日本企業の場合、アメリカでの特許権は発明者から特許権を譲り受けていることがほとんどでしょうから、この手続には発明者の同意書を取る実務が必要です。退職者も含まれているケースもあるので、発明者の転居先の住所ぐらいは把握しておかなければなりません。

(2)再発行特許出願の手続書類について

再発行特許出願の出願人は通常の特許出願と同じ書類をUSPTOに提出します。再発行特許出願には次の書類を提出する必要があります。
 ・明細書、クレーム、図面、要約書
 ・再発行特許出願の理由を記載した宣誓書
 ・譲受人の同意書(※発明者から第3者に特許権が譲渡されている場合)

(3)再発行特許出願の理由を記載した宣誓書

宣誓書には、再発行特許出願の理由を記載します。再発行特許出願をする理由としては、クレームや明細書、図面を補正し、特許権を権利行使する際に実施不能または無効になってしまうことを避けるためです。

単なるスペルや文法のミス、誤植、編集上の誤記などは含みません。。その程度の誤記であれば、特許権の権利行使を不能にするほどではありませんし、これらの誤記であれば訂正手続で十分です。

それでは、再発行特許出願の宣誓書に記載する理由には次の内容のいずれかを記載します。

  ・クレームに記載された権利範囲が狭すぎる、または広すぎる
  ・明細書および図面に不明確な開示があったため
  ・外国優先権の基礎出願の欠落又は誤りの訂正のため
  ・関連出願の参照の誤りを訂正するため

また、再発行特許出願の宣誓書に記載する理由では、再発行する理由になる誤り箇所を1つ特定させます。宣誓書には記載するスペースも限りがありますので、すべての誤りを記載する必要はありません。具体的な誤りを指摘し、単に「明細書」に誤りがあるとだけ記載するのでは理由として不十分で認められません。

なお、改正前の旧法では欺く意図がなかったこと(without any deceptive intention)が再発行特許出願の要件とされていました。欺く意図があった場合には、不公正な行為(ine1uitable conduct)として、権利行使ができなくなるリスクがありました。

しかし、再発行特許出願の出願人に欺く意図があるのかどうかの判断は、あくまで主観的。再発行特許出願で成立した特許権に関し、特許侵害訴訟が起こった場合、出願人の“欺く意図”の有無まで判断しなければならず、Therasense事件の例にあるように、訴訟の解決を複雑にし、訴訟の手続や管理だけで高額にしてしまい、特許権者にとって大きな負担になっており、特許権者の保護という観点から離れてしまいました。


そのため、2011年アメリカ発明法の改正法では、訴訟での主観的な問題を取り除くため、再発行特許出願の要件から“欺く意図がないこと”を削除されました。

(4)再発行特許出願で訂正できる範囲

①元の特許権の明細書や図に開示された内容に新規事項を追加する補正はできない

元の特許権の開示内容から新規事項を追加することはできません。出願人が再発行特許出願手続のためのクレームは、特許権の出願当初の明細書および図面おいてに記載されている範疇に含まれていなければなりません。クレームを補正する内容について、出願当初の明細書や図面に照らして新規事項に該当しないのか確認する必要があります。

②現特許権のクレームに開示されている内容(シフト補正不可)

再発行で保護される発明と、原特許で保護されている発明が大きく異なることは認められません。例えば、権利範囲を広くする訂正も認められますが、発明の趣旨を大きく逸脱してしまうような補正については認められません。

また、112条(e)に規定された実施可能要件、記述要件なども当然満たしておく必要があります。

③中間処理で放棄した権利範囲の再取得の禁止

審査の過程で出願人自ら放棄してしまった範囲を再取得するよう補正することはできません。


例えば、再発行特許出願により原特許に規定されたクレームからある限定を削除し、権利範囲を広げようとする補正をしたとします。


しかし、現特許を権利化するために、審査過程でその限定が特許性を主張するための根拠であったとき、その訂正を行う再発行は認められません。一度審査の過程でその限定を付加することで、他の発明の範囲が放棄されたことになるためで、一度放棄されてしまった範囲を再取得することになるからです。

同じ状況で、その限定が拒絶理由に応答して追加されました場合には、出願人はその限定に基づいて特許性を論じていない場合でも、審査官がその限定の性質が特許性を認める根拠としてみなしたときは、その特許の再発行も認められていません。

④クレームを拡張する範囲

現特許の発行から2年以内であった場合、クレームを拡張することもできます。たとえある限定を加えて減縮していたとしても、他の構成要素を削除している場合にはクレームの範囲の拡張とみなされます。


再発行特許出願で訂正または追加されたクレームが、現特許では侵害とはならなかった製品や方法をその権利範囲に含む場合には、クレームの権利範囲が拡張されたことになります。


ただし、従属クレームを拡張したとしても、原特許の他のクレームよりも狭い場合には、クレームの範囲の拡張になりません。最もよくある例としては、従属クレーム2を拡張したとしても、従属している独立クレーム1よりも訂正の範囲が狭い場合には、クレームの範囲を拡張したことにはなりません。


新たなカテゴリーのクレームの追加は、一般的にクレームの範囲の拡張です。再発行特許出願の継続出願をする場合も、権利範囲を拡張するクレームを要求する場合は、レームは原特許の発行から2年以内に提出する必要があります。

⑤発明者の訂正

再発行では、発明者を訂正することができます。発明者を訂正する手段は2つ。256条の訂正と、251条の特許の再発行特許出願です。

訂正証は、発明者の単なる変更です。すべての当事者が同意し、発明者に争いがない場合に、申請することができます。これに対して、再発行は上記条件を満たさない状況において発明者を訂正する場合に利用します。

(5)再発行特許出願の手続

①再発行特許出願は優先的に審査が開始される優先審査

審査官は、再発行特許出願を他の出願よりも優先して審査します。再発行特許が訴訟やライセンス交渉に関係している可能性が高いため、それだけ緊急性を要すると考えられるからです。


ただし、再発行特許出願の出願が特許公報に掲載されたときから、2か月間は審査は着手されません。これは上述の通り、公衆に再発行特許出願あったことを知らせた後、公衆がその再発行特許出願を検討し、嬢王を提供する時間を確保するためです。

②第3者による先行技術の提供

再発行特許出願が提出されると、その再発行手続に提出された書類は公衆に公開されます。よって、第3者はその書類を閲覧することができます。


再発行特許出願が特許公報に掲載された後2カ月以内であれば、利害関係人に再発行特許出願の特許性に関する情報を審査官に提供する機会が与えられます。

これは、再発行特許権が侵害訴訟やライセンス交渉に関係し、再発行に利害を有する者が多数存在することがあるため、期間とも言われています。。2カ月の期間を過ぎても、情報提供および意義を提出することはできますが、再発行特許出願は他の出願よりも優先的に審査されるので、通常考慮される可能性も低いですから出願にできるだけ早い時期に提出した方が良いでしょう。

③再発行特許出願の審査

再発行特許出願の審査では、新たなクレームは通常の特許出願の審査と同様に審査されます。原則として、原特許を許可した審査官がその再発行特許出願の審査を担当することになります。


再審査特許出願のクレームについては、審査官が適当と判断するすべての拒絶理由を適用できます。ただし、再発行特許出願では、再発行により変更されなかったクレームに対しても拒絶理由を通知することができます。


現特許の審査で通知された拒絶理由にも囚われることなく、審査官は新たな拒絶が通知することができます。現特許の審査で発見されていた先行技術で再発行特許出願の拒絶理由の根拠として引用することもあります。

④限定要求などはない

審査官は、再発行特許出願が複数の発明を含む場合でも、限定要求を発行することはできません。もし、複数の発明が含まれていた場合には、拒絶理由となります。(事実上の限定要求ですが・・・)

複数の発明が含まれていた場合でも、出願人は分割出願または継続出願をすることで、権利化を図ることができます。

⑤IDS(情報開示義務)もある

再発行特許出願であっても、審査官に出願人は自ら知っている先行技術文献を審査官に情報開示陳述書によって提出する義務をおっています。もし、IDSを提出しなかった場合には、審査官を欺き自身に都合のよい権利を得るためとみなされ、権利行使不能とされることがありますので、ご注意を。

⑥訴訟との関係

再発行特許出願の出願人は原特許が訴訟の争点になっているときは、その旨を出願時またはできるだけ早い時期に審査官に示さなければなりません。再発行特許出願の提出後に訴訟が提訴されたときも、出願人は速やかにそのことを審査官に知らせる必要があります。。


再発行特許出願が出願されると関連する係争中の訴訟は自動的に中断されることが一般的です。審査官は他の出願に優先して、迅速に審査を行います。訴訟中の特許に基づく再発行特許出願はさらに他の再発行特許出願と比較しても優先的に審査が行われます。

⑦Final Office Actinに対しては不服を申し立てることができる

通常の特許出願と同じく、再発行特許出願が拒絶されてしまった場合に、再発行特許出願の出願人は審査官の判断に不服があるときは、不服審判を請求できます。さらに、再発行特許出願でも、継続出願、継続審査請求、分割出願で、クレームを書き換えて権利化を目指すことができます。

(6)再発行特許の効力

①再発行特許権の存続期間

特許権が再発行されると、特許権の再発行された後に生じた侵害に基づく訴訟に関しては最初から訂正されたクレームに基づいて争われます。つまり、再発行後の侵害に対しては、再発行した特許権に基づいて権利行使をすることができます。

ただし、再発行によりクレームの記載された範囲が拡張された場合には、再発行により拡張した範囲について権利を行使することができません。


一方で、原特許権に規定されたクレームと再発行後の特許権に規定されたクレームの「同一」部分を抵触する侵害であるとき、再発行特許権の効力は原特許権の効力が引き継がれてしまいます。つまり、再発行により規定されたクレームも原特許権の発行日から権利の効力があるものとみなされます。

つまり、特許侵害訴訟の争点が原特許権のクレームと再発行された特許権とが一致する範囲があれば、特許権が再発行される前の訴訟には影響がありません。

ここで、「同一」とは、クレームの文言が完全に完全一致でなくてもよいと理解されています。実質的に同一でもよく、クレームの文言がわずかに補正されていれば原特許の効力は引き継がれます。

②再発行前の行為に基づく通常実施権(中用権)

再発行によってクレームが変更された場合、原特許権には抵触せずに再発行された特許権に抵触してししまった場合、再発行特許権が再発行される前に再発行後のクレームに係る商品を生産し、購入し、または使用した者またはその事業の承継人は、その行為を継続して実施できる権利、いわゆる中用権を有します。

その理由は、原特許を侵害していない行為として信じていた第3者が、再発行が認められたらすぐに訴えられるのは、彼らに悪意は当然なく、不合理だからです。もちろん原特許権において侵害があれば中用権は認められることはありません。

裁判所については再発行より前に、再発行された特許に係る物の生産、使用または販売について実質的な“準備”をしていた者、その特許に係る方法の実施を継続していた者、またはその特許に係る発明の実施について実質的な“準備”をしていた者に対して、中用権を与えることができます。

裁判所が与える中用権を衡平法に基づく中用権と言われます。裁判所は、再発行前に投入された投資金額や開始された事業について、妥当と思われる範囲や条件で通常実施権(中用権)を許すことができます。この中用権に対しては、再発行後の特許権者に中用権に基づくライセンス料の支払う条件も設定されることがあります。