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社畜だけども弁理士試験挑戦中。2015年4月-6月はアメリカ特許実務研修中

自社にとって不利な特許権が認められてしまった場合、早期に特許権を潰す手続・付与後レビューについて

Judge hammer


付与後レビュー(post grant review)は、特許付与後9カ月以内に第3者が特許の有効性を争うことができる制度であり、2011年にリーヒー・スミス・米国発明法によって開始された制度です。


2011年米国特許法は、それまで存続していた当事者系再審査を見直し、当事者系レビューと合わせて、付与後レビューを併設しました。付与後レビューは、特許付与後の一定期間内に第3者の異議を主張する機会を与えるという点で、日本で最近復活した異議申し立て、現行欧州特許条約における異議申し立てに類似した手続です。


付与後レビューは、特許付与の直後の初期段階で特許を見直すことによって特許制度をより効率化し、特許権及び特許制度のクオリティを向上させることを目的としています。


しかしながら、日本での旧異議申し立てが審査官と特許権者との間のみで手続が進行する査定系手続であったのに対して、付与後レビューはディスカバリーを含む裁判的手続となっています。付与後レビューは、当事者系レビューと多数の類似規定を含んでいます。


しかし、最も大きな相違は、特許が付与された後、9カ月以内に請願しなければならないのに対して、当事者系レビューは、特許が付与された後9カ月以降に請願しなければならないことにあります。

(1)付与後レビューが設けられた背景

2011年に改正されたアメリカ発明法は、改正前に設けられていた当事者系再審査を見直しがあり、付与後レビューと当事者系レビューの二つの制度を設けました。付与後レビューと当事者系レビューの二つの制度は目的の異なり、性格が異なります。
例えば、当事者系レビューが扱うことができる無効理由は、特許または印刷刊行物のみの先行技術に基づく102条または103条に基づく無効理由に限られることに対して、付与後レビューは282条に挙げられたすべての無効理由に基づいて異議を申し立てることができます。つまり、付与後レビューは当事者系レビューよりも広い範囲で特許の有効性を争うことができます。


付与後レビューの趣旨は、特許に対して早期の異議申し立てることを認めながら、時間に制約されない攻撃から特許権者と発明者からの権利を保護することを両立することにあります。


付与後レビューの目的は二つあります。

一つ目は、特許査定を受けた後早期の段階で異議申し立てることを第3者に認め、特許制度の効率よくし、特許権の質を向上させることにあります。2つ目の目的は、特許制度の効率が上がり、特許の質が向上することによって、裁判所での特許の有効性の判断に対して社会的な信頼を向上に繋げることです。

(2)付与後レビューの特徴

付与後レビュー制度の特徴付与後レビューの特徴を次の6点を挙げます。

①付与後レビューは審理開始のハードルが高い

付与後レビューでは、「付与後レビューの請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特徴を受けられるという可能性よりも高い」場合に限り審理が開始されるとなっています。
この審理開始基準は当事者系レビューよりもハードルが高く設定されています。当事者系レビューでは、審理が開始される条件は「請願により申し立てられた1つ又は複数のクレームに関して請願人が優勢であるという合理的な見込みがある」場合に審理が開始されるとしています。

②特許が付与されて9カ月後に請願しなければならない

付与後レビューは、請願時期が制限されていて、特許が付与された後、9カ月以内に請願しなければなりません。一方の当事者系レビューは、特許が付与された後9カ月目の日以降に請願することになります。

付与後レビューと当事者系レビューは請願できる期間が重なりません。つまり、第3者にとっては、付与後レビューと当事者系レビューのどちらか一方を選択して請願する必要があります。

③審理は早期審査で処理される

付与後レビューの審理は迅速に行われ12カ月の期間内にそのほとんどが終了します。付与後レビューにおける最終決定は、特許庁長官が付与後レビューの開始を認めた日から1年以内に下されることになっているためです。

ただし、請願人への救済措置として、正当な理由がある場合は審理を6月間延長が許可されることがあります。

請願人と特許権者は少なくとも1回は自分たちの主張・意見を述べる機会が与えられていますが、それでも特許庁長官は判断を迅速に行うは早期審査として処理されてしまいます。

④訴訟における手続きも行う。

付与後レビューにおいては、当事者はディスカバリー制度を実施することを許可されています。

また、当事者はさらに高等審理を請求する権利も与えられています。したがって、審理は審査官ではなく、実際に訴訟を担当することもある特許審判部の行政特許審判官によって審査がなされます。

⑤高額な手続費用

特許の手続に関する費用はどれも割高ですが、とりわけ付与後レビューはさらに高額に設定されています。


例えば、クレーム数が1から20までの場合だと、請願人は庁料金$35,800を支払う必要があります。さらに、通常の審査と同様に、クレーム数20項を超えた場合には、1クレームごとに$800ずつ加算されていきます。

従来の査定系再審査の庁料金が$2,520であったことから見れば、10倍以上に庁費用がかさみ、当事者にとっては幾ばくか付与後レビューの請願を躊躇するような値段設定になっています。それだけ、USPTOも審査の質の向上に努めていることの表れなのかもしれませんが。

⑥包括審理ルールを採用

付与後レビューは包括審理ルールが採用されています。包括審理ルールについては後日まとめたいと思いますが、当事者系レビュー、冒認手続およびビジネス方法特許暫定プログラムなども統合化された包括審理ルールが適用されています。

(3)対象

付与後レビューの請願の対象となる特許は2013年3月16日以降の優先日を有する特許です。2013年3月16日は、2011年アメリカ発明法の成立から18カ月後に当たる日です。なお、付与とレビューと類似の手続であるビジネス方法特許移行プログラムの請願の対象となる特許は、アメリカ発明法の付与後レビューに関する規定の施行日、すなわち2012年9月16日以降に発行された特許が対象となります。また、当事者系レビューの請願の対象となるのは、アメリカ特許法の成立日と関係なく、すべての特許が対象となります。

(4)付与後レビューを請願できる者

付与後レビューは特許が付与されてから9カ月間しか請願する機会がありませんので、付与後レビューは特許権者ではない第3者に限られます。

当事者系再審査では自らの特許の有効性をより強固なものにするために、特許権者による請求も認められましたが、付与後レビューは特許の有効性を争う第3者に対する訴訟に代わる代替手段の性格があるため、特許権者による請願は許されていません。


また、付与後レビューを請願する際には、その請願に関わる当事者を自分で特定する必要があります。これは、付与後レビューが匿名で行うことができず、誰が付与後レビューを請願したのかが記録されます。

例えば、付与後レビューについて最終決定がされた後に、請願人が付与後レビューで提起したまたは合理的に提起できたであろう理由に基づいて、その後無効手続を請求できないよう制限をかけるためです。

(5)付与後レビューの請願の時期的制限

付与後レビューの請願は、特許の付与または特許の再発行の発行の後9カ月が過ぎるよりも前に提出しなければならないとする時期的制限が設けられています。


付与後レビューと類似した手続として、当事者系レビューがあります。当事者系レビューは付与後レビューと手続きが重ならないように、付与後レビューの審理が終了してからでないと請願することができません。

さらに、訴訟と関係で付与後レビューがさらに時期的に制限を受ける場合があります。これについては付与後レビューと訴訟の関係性のところで後述することにします。

(6)付与後レビューの請願理由

付与後レビューは、例えば102条(a)(1)に掲げられた公用、販売、その他公衆に入手可能であった事実を含む、すべての無効理由に基づいてクレームの無効を申し立てることができます。査定系再審査のように、無効理由の根拠が特許または印刷刊行物に限られることはなく、広く無効理由で争うことができます。


また、新規性・非自明性以外にも112条の要件を満たさないことを請願の理由とすることができます。しかし、例外的にベストモードを開示していない、という理由で請願することはできません。ベストモードはあくまで出願人が考えるベストモードというだけであって、出願当時に何がベストだったかを争うことは後の祭りに過ぎないからです。


まとめると付与後レビューは具体的に以下の理由により請願をすることを許されています。

・101条(特許を受けられる発明)
・102条(新規性)
・103条(非自明性)
・112条(明細書)の要件、ただしベストモードを除く
・251条(不備のある特許の再発行)の要件

一方で、当事者系レビューの場合には、請願の理由としての範囲が制限されており、許または印刷刊行物のみの先行技術に基づいて、102条(新規性)または103条(非自明性)に対する無効理由に限られています。その点、当事者系レビューに対して審査の対象が広くなると言えます。

(7)付与後レビューを請願する手続に必要なこと

①付与後レビューの請願の方式

付与後レビューの請願する際には以下の条件を満たさないといけません。
 ・付与後レビューの庁料金の納付
 ・付与後レビューに関わる当事者の特定
 ・無効を申し立てるクレーム(1つずつでよい)
 ・各クレームの無効理由
 ・各クレームへの無効理由を裏付ける証拠(先行技術など)

クレームの無効理由はその証拠と関連付けて書面により詳細に説明しなければなりません。

最後の無効理由を裏付ける証拠としては、特許または印刷刊行物の写しを添付することができます。もし、請願人がその技術分野における専門家の見解を併せて提出するときは、その専門家が署名している宣誓書または宣言書も提出することができます。

②庁料金

付与後レビューに掛かる庁料金は以下のように規定されています。
 ・クレーム数1から20まで$35.800
 ・以降1クレームごとに$800

また、付与後レビューは請願のすべてが受け付けられるわけではありません。請願を提出しても審理が開始されたなった場合には、庁料金を返還されません。(現在のところ、この点について、当事者系再審査では庁料金の返還制度があったため、企業から多数の反発があったと思うので、今後改定される可能性はあると思います。)

③付与後レビューの請願のための書類のページ数制限

付与後レビューの請願の書類は、ページ制限は、目次、出典、送達の証明、証拠添付物などを除いて、80ページ以内で請願理由を主張しなければなりません。80ページもあれば十分ではと思う人もいるかもしれませんが、特許の手続に掛かる理由については詳細に書くとどうしても文章が長くなりがちです。請願する第3者は自分の意見を主張するようにまとめないといけません。

(8)付与後レビュー審理の開始

①予備応答

付与後レビューの請願が提出されると、特許権者に指定された期間内に予備応答(patent owner preliminary response)をする機会を与えます。


この予備応答とは、提出された請願の内容に対して付与後レビューは開始されるべきではないという趣旨の反論を行うことを目的としたものです。つまり、付与後レビューの審理を開始される基準となる、「付与後レビューの請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特徴を受けられるという可能性よりも高い」ことを特許権者は否定する内容を主張するのです。

この予備応答にも80ページ以内というページ制限を受けます。一応、平等に請願人と特許権者に平等な機会が設けられます。

②予備応答の手続

予備応答ができる期間として特許権者に原則3カ月が与えられます。なお、予備応答については、特許権者にとっての義務ではなく、任意になります。したがって、特許権者は、請願の言い分では審理が開始されないと踏んで、審査の促進に協力しても良いでしょう。


また、この予備応答ではクレームについて補正することは認められていません。付与後レビューの審理が開始された後にはクレームを補正する機会が与えられます。ただし、特許権者はクレームを放棄することは許されています。放棄されたクレームに関して、当然、付与後レビューの審理の対象からは外れます。

③長官による開始の決定

特許権者から予備応答が提出されますと、長官は、請願により申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性よりも高いかどうかを審理されます。

特許が受けられないという可能性が高いと判断した場合に付与後レビューの開始が決定されます。

付与後レビューの審理開始の決定は、予備応答が提出された日、または予備応答が提出されなかった場合は予備応答を提出がすることができる期間の最終日から3カ月以内に下されます。開始の決定は、請願人および特許権者に速やかに通知されます。

なお、付与後レビューを開始するかどうかの決定に対しては不服を申し立てることは認められていません。

(9)付与後レビューの審理中における特許権者の手続

特許権者による答弁

付与後レビューが開始された後、特許権者は3カ月以内に答弁(patent owner response)を述べる機会があります。この答弁では、規則42.24に定める書面のページ制限があり、80ページ以内の弁駁書にまとめるというページの制限を受けます。ただし、このページ制限は、ただ認容・否認の事実の列挙する部分を数える必要はありません。

特許権者によるクレームの補正

また、特許権者は特許審判部が協議した内容を踏まえ、特許を補正する動議を提出することができます。このときにクレームが補正できる内容は、以下のものに限られます。

・無効が申し立てられたクレームの削除
・無効が申し立てられた特許性のあるクレームに差し替え

付与後レビューの審理中における補正はクレームの権利範囲を拡張すること、新規時効の追加することが認められず、その補正は却下されます。補正の動議には、追加もしくは補正されたクレームに関する明細書中のサポートも明示する必要があります。段落や図面を特定します。


また、その補正がその付与後レビューの審理の対象になっていない場合などは却下されます。

その後のさらなる補正は、和解をした請願人と特許権者の共同請求がされたとき、または規則に定める場合に限り認められることもあります

(10)審理の進行

付与後レビューの審理は審判手続として扱われ、開始の決定後は特許審判部によって進められ、行政特許審判官が審理を担当します。審理の基準では、特許審判部における審判に関する包括審理ルールに基づいて遂行されます。

包括審理ルールについては、また後日の記事にまとめていたいと思います。

(11)訴訟との関係

付与後レビューは、特許の有効性を争う訴訟が先に裁判所に提起されていた場合に審理されることはありません。また、先に付与後レビューが請願され、その後の請願人が裁判所に特許の有効性を争う訴訟を提出しても、その裁判手続は自動的に中断されることとなります。


つまり、第3者は特許付与後レビューと訴訟の一方を選択し、特許権の有効性を争うことになります。

ただし、訴訟の中断がされた場合であっても以下の場合にはその中断が解除されます。
特許権者がその中断を解除するよう裁判所に申し出たとき
特許権者が、請願人がその特許を侵害していることを申し立てる訴訟または反訴を提出したとき
・請願人が訴訟を終了する旨を裁判所に申し立てたとき

ただし、特許の有効性を争う訴訟が特許を付与された日から3カ月以内に提起されたときは、付与後レビューが開始されているのであれば、裁判所は、仮処分の動議に関する考慮を中断しません。

つまり、この3カ月という期間を利用するのであれば、特許権者は特許権の発行料を支払うかあるいは許可通知を受け取った時点から訴状を準備することで仮処分の利益をうまく利用することができます。しかし、特許の付与が認められてから3カ月だけでは、侵害の分析を行って、訴訟政略を練り上げることも難しいと思いますが。

(12)和解による審理終了

付与後レビューは、和解により審理が終了することもあります。これも付与後レビューは裁判的手続であることから設けられている手続です。


付与後レビューの請願人と特許権者が和解をするときはその旨を共同請求することになります。和解の共同請求するときは、当事者間で合意した内容を記載した書面を付与後レビューの審理が終了する前に特許庁に提出しなければなりません。

当事者は、この合意に関する書面を審査経過包袋からは切り離し、業務上の機密事項として取り扱うことができません。つまり、和解により付与後レビューが終了した場合には、当事者間の同意書をもって禁反言が生じる、ことはありません。

(13)決定と不服申し立て

特許審判部は請願によって無効が申し立てられた特許クレームおよび審理中の補正により追加された新クレームの特許性に関する最終的な判断を書面でもって正式に決定します。

この決定は、付与後レビューの開始が通知された日から1年以内にあります。当事者から正当な理由が提示されたときは、さらに6カ月間延長されたことがありました。

審査の開始から最終決定までが原則として1年という短期間で付与後レビューは完遂されます。付与後レビューの最終決定の後、証明書が発行されます。

この証明書には、以下3点の内容が記載されています。
 ・特許を受けられないと最終的に判断された特許のすべてのクレームの削除
 ・特許を受けられると判断された特許のすべてのクレームの認容
 ・特許を受けられると判断されたすべての新しいまたは補正されたクレームの追加

付与後レビューの最終決定に対して不服がある当事者は、連邦巡回控訴裁判所に不服を申し立てることができます。不服申し立てが認められることができる期間は、最終決定がされた日から63日以内です。


さらに付与後レビューの決定に不服がある当事者は、再審理を求めることもできます。この請求は、特許審判部が思い違いした、または見落とした論点があった場合に限られます。す。再審理の請求は最終的ではない決定に対しては14日以内、最終決定に対しては30日以内に提出しなければならず、非常に迅速な対応が求められます。

(14)禁反言

①請願人の禁反言

付与後レビューについて最終決定がされたときは、禁反言が生じます。請願人が当事者系レビューで提起したまたは“合理的に”提起できたであろう理由に基づいて、特許庁民事訴訟、または国際貿易委員会(ITC)手続において無効手続きを請求することができず、維持することもきません。


「請求できず」を文言どおり解釈すれば、請願人はそれ以降その付与後レビューで提起した理由などに基づいて、当事者系レビューや査定系再審査で求めることはできません。再度同様の内容で特許の有効性を争うことができません。


また、「維持できない」を文言どおり解釈すれば、同一の理由に基づいて継続中の他の手続も審理が維持されないこととなります。この規定ぶりについては、特許庁の今後の運用も見守る必要がありそうです。

また、禁反言は特許庁だけに限られず、訴訟が行われる裁判所や国際貿易委員会(ITC)における手続においても有効となります。


なお、325条(e)には「合理的に」という文言が旧315条に対して追加されました。この「合理的な」という文言が旧法に対して追加された事項であるが、禁反言の「合理的」な範囲の解釈に関しては今後の大きな判例による裁判所の判断を持つべきでしょうか。

なお、付与後レビューの禁反言の規定は、当事者系レビューの禁反言と同じような規定になっています。

特許権者の禁反言

特許権者は、クレームを削除した場合は、そのクレームに関して自分に不利な決定に対して矛盾する行為をとることができません。

例えば、付与後レビューによって拒絶さて削除されたクレームと実質的に同一のクレームについて権利を主張することはできません。